pexels-mikhail-nilov-7887258

Znaki towarowe w Metaverse - zgłaszanie znaków towarowych dla wirtualnych towarów i usług

W ostatnich tygodniach słowo (koncept) „metaverse” stało się tematem naszych codziennych konwersacji. Dzięki Markowi Zuckerbergowi również mniej techniczne osoby zainteresowały się tym, jaka jest wizja świata twórcy najpopularniejszego serwisu społecznościowego [1], który niewątpliwie tworzy naszą przyszłość. I my jako specjaliści z własności intelektualnej rozważamy, jak to wpłynie na naszych Klientów, w szczególności na zgłaszanie nowych znaków towarowych.

CZYM JEST METAVERSE?

Metaverse to połączenie dwóch słów: „meta-” i „universe”, co możemy tłumaczyć jako „wykraczający poza wszechświat”. W praktyce „metaverse” sprowadza się do prowadzenia życia w świecie wirtualnym, stworzonym na nowo.

Koncepcja metaverse opiera się zatem na podejmowaniu tych samych czynności znanych ze świata rzeczywistego, ale w wirtualnej przestrzeni (symulacji). W świecie wirtualnym będziemy mogli stworzyć siebie na nowo tworząc swojego awatara oraz otaczający nas wirtualny świat. Począwszy od tworzenia swojego miejsca bytowania, miejsca prowadzenia interesów (które pozwalają na transfer środków pieniężnych w relacji świat rzeczywisty świat wirtualny), uczenia się, ale i podejmowania działań, których nie bylibyśmy w stanie zrealizować w realnym świecie (np. walka w kosmosie lub na polu bitwy, jazda szybkimi i drogimi samochodami). W ramach jednego wirtualnego świata możliwe jest tworzenie innych wirtualnych światów, które mogą się ze sobą komunikować lub stanowić odrębną przestrzeń.

Koncepcja stworzenia drugiego świata, zupełnie wirtualnego, który byłby obecny obok rzeczywistego nie jest nowa. Już w 2003 roku powstała gra (usługa) Second Life, która choć działa do teraz, to gromadzi poniżej 1 miliona użytkowników [2]. Second Life jest jednak bliżej do gry komputerowej z elementami społecznościowymi, niż do „pełnego” metaverse.

Na temat plusów i minusów „metaverse” przygotowano już liczne materiały filmowe i artykuły zarówno publicystyczne jak i naukowe. Do najpopularniejszych materiałów ogólnodostępnych należą liczne odcinki serialu „Black Mirror” odnoszące się do życia w wirtualnym świecie i relacji między światem rzeczywistym a wirtualnym, film „Gamer” czy „Avatar” oraz produkcje amatorskie.

Koncepcja metaverse  straciła jednak w ostatnich latach na popularności. Mimo pojawienia się urządzeń VR-owych takich jak Ouclus Rift/Quest czy HTC Vive, które pozwalają nam doświadczyć rozrywki odcinając się od świata rzeczywistego, to nadal nie stanowią one podstawowego wyposażenia w każdym domu (łącznie na świecie sprzedano do tej pory około 16.5 miliona urządzeń [3]). Mimo to, w ostatnich tygodniach słowo „Metaverse” pojawiło się na ustach wielu ludzi i zelektryzowało opinię publiczną. Ogłoszenie przez Marka Zuckerberga - twórcy Facebooka, komunikatu, w którym przedstawia zmianę nazwy swojej spółki z Facebook Inc. na Meta Platforms Inc. i wizji, która się za tą zmianą kryje, pozwoliła znów zwrócić uwagę na świat 2.0. Celem nowej spółki jest bowiem stworzenie „nowej wersji internetu”, który ma łączyć ze sobą wirtualną rzeczywistość i rozbudowane technologie rozszerzonej rzeczywistości.

Za pomocą różnych usług, oprogramowania i sprzętu (nad którym pracuje przejęty kilka lat temu przez Facebooka zespół Oculus) użytkownicy będą mogli komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w świecie wirtualnym, który nie będzie tylko „okienkiem” z czatem na Messengerze. Komunikacja ma mieć zupełnie nową formę wykraczającą poza to, co znamy do tej pory. Dzięki współpracy wielu spółek ma to być faktycznie nowy świat w nowej rzeczywistości, który docelowo ma funkcjonować równocześnie z światem rzeczywistym. Co istotne, metaverse przygotowany przez spółkę Marka Zuckerberga nie będzie jedyną wirtualną rzeczywistością dostępną dla użytkowników, bowiem o planach przygotowania własnego metaverse poinformował również Microsoft [4].

Obraz1

ZNAKI TOWAROWE W ŚWIECIE WIRTUALNYM

Co ma jednak wspólnego metaverse ze znakami towarowymi? Oczywiście bardzo wiele. Jeżeli założymy, że w świecie metaverse będziemy podejmowali te same czynności co w świecie realnym, to będziemy nosili ubrania, kupowali wirtualne jedzenie, jeździli wirtualnymi samochodami czy korzystali z usług fryzjera, lekarza, itd. Zatem wszystkie te towary jak i usługi będą mogły być oznaczane co do ich pochodzenia.

DLA PRZYPOMNIENIA

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Znaki będą spełniały te same funkcje jakie znaki towarowe spełniają na rynku rzeczywistym. Koniecznym wydaje się zatem ochrona znaków towarowych na tej nowej przestrzeni.

Jedną z pierwszych spółek, która w dość medialny sposób pokazała, że metaverse należy potraktować serio jest Nike. Nike zgłosi do USPTO (United States Patent and Trademark Office) nowy znak towarowy (nr 97095944) dla następujących towarów i usług:

Klasa 9: Dobra wirtualne do pobrania, mianowicie programy komputerowe przedstawiające obuwie, odzież, nakrycia głowy, okulary, torby, torby sportowe, plecaki, sprzęt sportowy, sztukę, zabawki i akcesoria do użytku online i w wirtualnych światach online;

Klasa 35: Usługi sklepów detalicznych z towarami wirtualnymi, tj. obuwiem, odzieżą, nakryciami głowy, okularami, torbami sportowymi, plecakami, sprzętem sportowym, dziełami sztuki, zabawkami i akcesoriami do użytku w Internecie; usługi sklepów detalicznych on-line z towarami wirtualnymi, tj. obuwiem, odzieżą, nakryciami głowy, okularami, torbami, torbami sportowymi, plecakami, sprzętem sportowym, dziełami sztuki, zabawkami i akcesoriami;

Klasa 41: Usługi rozrywkowe, a mianowicie dostarczanie on-line, nie do pobrania, wirtualnego obuwia, odzieży, nakryć głowy, okularów, toreb, toreb sportowych, plecaków, sprzętu sportowego, sztuki, zabawek i akcesoriów do użytku w środowiskach wirtualnych.

Należy się spodziewać, że w ślad za Nike, również inni uprawnieni do znaków towarowych będą dążyć do zgłaszania nowych znaków towarowych obejmujących ochroną również  dobra wirtualne (taką zapowiedź wystosowała m.in. Balenciaga). W konsekwencji konieczne będzie wypracowanie przez właściwe urzędy ds. znaków towarowych praktyki co do klas, w których należy zgłaszać towary wirtualne.

DLA PRZYPOMNIENIA

Każdy znak towarowy zgłaszany jest dla wybranych klas zgodnie z klasyfikacją nicejską. Wyznaczają one zakres ochrony jaka przysługuje konkretnemu znakowi towarowemu. Aktualnie mamy 45 klas (34 klasy dotyczą towarów, a 11 klas dotyczy usług). Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą. Na przykład nagłówek klasy nr 25 to: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy", a nagłówek klasy nr 15 to „Instrumenty muzyczne".

Nike zdecydował się zgłosić towary w klasie 9, 35 i 41. W przypadku klas usługowych (35 i 41) nie można mieć żadnych wątpliwości. Jednakże, czy zaklasyfikowanie wszystkich towarów sprzedawanych w sposób wirtualny wyłącznie w klasie 9 będzie właściwe? Czy może patrząc w przyszłość bardziej właściwym będzie zgłaszanie znaków towarowych w klasach dedykowanych produktom rzeczywistym, ale z uzupełnieniem informacji, iż chodzi o towary wirtualne? Czy też być może konieczne będzie stworzenie nowych klas dedykowanych towarom wirtualnym?

Aktualnie praktyka wskazuje na zgłaszanie znaków towarowych dla towarów wirtualnych w klasie 9. Oprócz Nike możemy znaleźć również inne oznaczenia, które zostały zarejestrowane w klasie 9 dla tego typu dóbr.

Dla przykładu warto wspomnieć tutaj o kilku unijnych znakach towarowych, takich jak „Marilyn Monroe” (EUTM 014504237), który został zarejestrowany dla m.in. „Towarów konsumenckich do użytku w wirtualnych światach online”; „SAYDUCK” (EUTM 012356218) zarejestrowany dla m.in. „Towary wirtualne do pobrania stosowane w wirtualnych aplikacjach online”, czy „RUMBLE” (EUTM 010805208) zarejestrowany dla m.in. „Produktów wirtualnych do pobrania, mianowicie programów komputerowych obejmujących żywność, odzież, dobra konsumenckie, karty do wymiany, karty upominkowe, sprzęt, materiały, pojazdy, broń, zdrowie, moce, gości, energię, postaci i walutę, do użytku w wirtualnych światach online”.

Jednakże z czasem, gdy pojawi się większa ilość znaków towarowych z ochroną obejmującą towary wirtualne, które wszystkie będą zarejestrowane w klasie 9, może się okazać, że badanie na czystość oznaczeń będzie mocno utrudnione, a sama klasa 9 stanie się niejako „śmietnikiem” i będzie obejmować już nie tylko oprogramowanie komputerowe, ale wszystko, co związane z wirtualną rzeczywistością, która jak to podkreślam ponownie, będzie działać równocześnie ze światem realnym, tuż obok niego i na podobnych zasadach.

Zgłaszanie znaków towarowych dla świata „metaverse” będzie zatem wyzwaniem zarówno dla przedsiębiorców, urzędów jak i specjalistów w tej dziedzinie. Rozwiązań jest kilka i tylko zrozumienie świata metaverse oraz wiedza z zakresu prawa znaków towarowych pozwoli na skuteczną ochronę interesów przedsiębiorców wkraczających w świat metaverse.


cezary-zapala-box

Cezary Zapała

Aplikant rzecznikowski

CEZARY ZAPAŁA
APLIKANT RZECZNIKOWSKI, ADMINISTRATOR PORTFOLIO ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Aplikant rzecznikowski, administrator portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych Klientów Kancelarii. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa nowych technologii oraz prawa rolnego. Uczestnik, prelegent oraz koordynator wielu konferencji oraz szkoleń. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa rolnego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.


ewa-jaroszynska-kozlowska-box

Ewa Jaroszyńska-Kozłowska

Radca prawny

EWA JAROSZYŃSKA-KOZŁOWSKA
RADCA PRAWNY

Kieruje pracą zespołu prawników w biurze warszawskim Kancelarii. Specjalizuje się w prawie znaków towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony nietypowych znaków towarowych (znaki kolorowe, trójwymiarowe) oraz ochrony postaci produktu. Reprezentuje Klientów krajowych i zagranicznych w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz Sądem Unii Europejskiej.


monster-energy

Wyrok Sądu Unii Europejskiej w sprawie „MONSTER” (sprawy połączone T-758/20 i T-759/20) – czy napój energetyczny o smaku kawy jest podobny do kawy?

Napój energetyczny o smaku kawy i napój na bazie kawy to dwa różne towary. Przekonał się o tym producent znanego napoju energetycznego o nazwie „Monster”. Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawach połączonych T-758/20 i T-759/20 orzekł, że właściciel znaków towarowych „MONSTER” EUTM 9492158 i „MONSTER ENERGY” EUTM 9500448 nie wykazał używania tych oznaczeń dla towarów w postaci napojów na bazie kawy. Sąd podtrzymał stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na te oznaczenia w klasie 30.

Jak pisaliśmy już  w artykule o obowiązkach właściciela znaku, jednym ze skutków nieużywania znaku towarowego dla towarów i usług, dla których zarejestrowany jest ten znak, może być jego wygaszenie. Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego odbywa się na wniosek. Wniosek taki może złożyć przykładowo konkurent, któremu zależy na zawężeniu bądź pozbawieniu ochrony znaku towarowego innego przedsiębiorcy. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.

Tło sprawy

Decyzjami z dnia 22 i 23 października 2019 roku (odpowiednio dla dwóch znaków) wydanymi na wniosek Frito-Lay Trading Company GmbH, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stwierdził wygaśnięcie praw ochronnych na znaki towarowe „MONSTER” EUTM 9492158 i „MONSTER ENERGY” EUTM 9500448 w zakresie towarów w klasie 30, a więc:

Klasa 30: Napoje na bazie kawy i napoje na bazie kawy zawierające mleko, ujęte w klasie 30.

Urząd uznał, iż materiał dowodowy przedstawiony przez uprawnionego dowodzi jedynie używaniu spornych znaków do oznaczania napojów energetycznych, w tym napojów o smaku kawy, jednak nie odnosi się do używania oznaczeń dla napojów na bazie kawy. Decyzje te zostały utrzymane w mocy przez Izbę Odwoławczą (uprawniony złożył odwołania). Izba wskazała, że kluczowe jest rozróżnienie towarów w postaci napojów energetycznych sklasyfikowanych w klasie 32 oraz napojów na bazie kawy (bez względy na zawartość mleka) przyporządkowanych do klasy 30. Skład produktu w postaci „X-presso Monster” jednoznacznie w ocenie Izby wskazywał na to, iż jest to napój energetyczny a nie kawa. Oceny tej nie zmienił też fakt, że kawowe napoje Monster zawierają 1,3% ekstraktu z kawy. W rozumieniu Urzędu i również Izby, napój na bazie kawy powstaje w wyniku parzenia, a sama zawartość ekstraktu kawy czy kofeiny nie przesądza o tym, że dany napój jest produktem na bazie kawy. Z kolei napis umieszczony na puszce: „coffee energy” (tłum. energia kawy) informuje konsumenta o smaku napoju a nie o faktycznej zawartości kawy (której w składzie nie znajdziemy).

Wyrok Sądu Unii Europejskiej

Sąd UE powtórzył i poszerzył argumentację przedstawioną przez EUIPO i Izbę Odwoławczą w ich orzeczeniach. W pierwszej kolejności podkreślił, że dokonując wyboru towarów i usług, dla których zgłaszany jest dany znak towarowy, należy wziąć pod uwagę funkcję i cel wprowadzanego produktu. Skład napojów Monster wskazuje na to, iż ich nadrzędnym celem jest działanie pobudzające:

„Z zaskarżonych decyzji wynika również, że towary „x-presso monster” są napojami energetycznymi z klasy 32, a mianowicie napojami energetycznymi o smaku kawy, których rzeczywista funkcja lub cel polega na dodawaniu energii (…)”

(tłumaczenie własne)

W konsekwencji uznanie tych produktów za kawę byłoby sprzeczne z ich funkcją i przeznaczeniem. Napoje energetyczne o smaku kawy są więc kategorią rozłączną z napojami na bazie kawy.

Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to zasadą, że jeden produkt nie może mieścić się w dwóch i więcej klasach klasyfikacji nicejskiej. Uprawniony do spornych znaków powoływał się chociażby na przypadek zegarów zawierających radioodbiorniki, które są jednocześnie zegarami, jak i radiami, a więc towarami sklasyfikowanymi w dwóch różnych klasach. Jest to przykład tzw. „wielozadaniowego przedmiotu złożonego”. Używanie znaku towarowego do oznaczania takiego przedmiotu dowodzi używania zarówno dla zegarów, jak i dla radioodbiorników.

Niemniej jednak w tej konkretnej sprawie taka interpretacja nie byłaby możliwa do zastosowania, gdyż napój energetyczny nie może być produktem złożonym:

„Wielofunkcyjne przedmioty złożone to towary, które są sprzedawane jako całość, ale w których każdy ze składników ma niezależną i odrębną wartość rynkową i może być sprzedawany bez innego konkretnego składnika, który jest z nim sprzedawany. Natomiast napoje w puszkach skarżącej stanowią nierozdzielny jednorodny produkt, który spełnia jedną główną funkcję (…)”

(tłumaczenie własne)

Nie ulega wątpliwości, że trudno byłoby wyodrębnić z napoju energetycznego kawę.  Napój, który jest jedynie „doprawiany kawą”, a nie jest „na bazie kawy”, należy zatem do klasy 32, a nie do klasy 30.

Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego wyroku? Zgłaszając znak towarowy do rejestracji trzeba możliwie szczegółowo i precyzyjnie tworzyć wykaz towarów i usług tak, by w przyszłości nie narazić się na zarzut nieużywania oznaczenia dla zgłoszonych towarów i usług. Jeśli produkujesz dżem pomarańczowy to nie wykażesz używania znaku dla pomarańczy. Jeśli oferujesz napoje smakowe, to nie wykażesz używania znaku towarowego dla smaku (owocu, czekolady czy kawy).


anna-grzywacz-box

Anna Grzywacz

Aplikant radcowski

ANNA GRZYWACZ
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki – prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studiowała również na Uniwersytecie w Barcelonie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jak i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.


logo-1843923_1920

Czy Izba Odwoławcza EUIPO może orzec żądanie, jeśli z urzędu stwierdzi naruszenie istotnych wymogów proceduralnych przez organ I instancji?

W postępowaniach inter partes, stosownie do art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 2018/625 izba odwoławcza EUIPO jest zobowiązana do badania z urzędu zarzutów dotyczących kwestii prawnych, które nie zostały podniesione przez strony, lecz które dotyczą istotnych wymogów proceduralnych. Do tych wymogów zalicza się w szczególności zasady dopuszczalności sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego.

Czy jednak izba odwoławcza może w sytuacji stwierdzenia takiego naruszenia zmienić żądanie sformułowane przez skarżącego we wniesionym odwołaniu? Innymi słowy, czy izba odwoławcza może, powołując się na konieczność usunięcia naruszenia prawa stwierdzonego z urzędu, uchylić akt, co do którego stwierdzi naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, które nie zostało podniesione przez strony, jeśli takie działanie izby wykraczałoby ponad prawidłowo przedstawione żądanie strony?

Odpowiedź na to pytanie udzielił Sąd UE w wyr. z 13 października 2021 r. w sprawie T-712/20. Spór toczył się między Škoda Investment a.s. z siedzibą w Pilznie a Škoda Auto a.s., z siedzibą w Mladá Boleslav. Sprawa skomplikowała się bardziej, ponieważ obydwa przeciwstawione unijne znaki towarowe miały zastrzeżone pierwszeństwo innych, krajowych znaków towarowych.

Škoda Auto zgłosiła 26 listopada 2018 do rejestracji graficzny unijny znak towarowy  dla bardzo wielu towarów z klas 9, 12,36-39 Klasyfikacji Nicejskiej, z zastrzeżeniem pierwszeństwa zgłoszenia libańskiego znaku towarowego z 30 maja 2018 r.

Sprzeciw wobec tego zgłoszenia wniosła Škoda Investment. Opierał się on na zgłoszeniu unijnego znaku towarowego dokonanego 27 sierpnia 2018 r., z zastrzeżeniem pierwszeństwa zgłoszenia czeskiego znaku towarowego, dokonanego 24 sierpnia 2018 r. Zgłoszenia te również odnosiły się do towarów i usług należących do klas 9, 12, 36-39 i dotyczyły następującego oznaczenia graficznego .

W sprzeciwie powołano się na podwójną identyczność i niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Wydział sprzeciwów nie rozpoznał jednak sprzeciwu merytorycznie, ponieważ uznał go za niedopuszczalny. Stwierdził bowiem, że zgłoszenie libańskiego znaku (30 maja 2018 r.), według którego zastrzeżono pierwszeństwo zgłoszonego przez Škoda Auto unijnego znaku towarowego, jest wcześniejsze od pierwszeństwa czeskiego znaku, które zastrzeżono dla unijnego znaku towarowego, na którym oparto sprzeciw (24 sierpnia 2018 r.). Jak wiadomo, nie można jako podstawy sprzeciwu wskazywać znaku późniejszego, jak de facto uczyniła to  Škoda Investment. Zawsze musi być to znak wcześniejszy.

Wydział sprzeciwów rozważył jednak sprawę nie dość uważnie. O ile relacja dat zgłoszenia przedmiotowych znaków towarowych została dostrzeżona prawidłowo, o tyle w unijnym znaku towarowym, na którym oparto sprzeciw i w czeskim znaku, według którego zastrzeżono pierwszeństwo tego unijnego znaku, nie zachodziła tożsamość towarów i usług, jak wymaga tego art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001. Zwróciła na to uwagę Škoda Investment wnosząc stosowne odwołanie. Ściśle biorąc „sprzęt informatyczny; sprzęt nawigacyjny, sterowniczy, do śledzenia, nakierowywania i kartograficzny; oprogramowanie nawigacyjne”, należące do klasy 9, „elektroniczne przesyłanie danych, świadczenie elektronicznych usług komunikacyjnych”, należące do klasy 38, oraz „organizowanie podróży; organizowanie transportu”, należące do klasy 39, nie były ani identyczne z towarami i usługami wskazanymi w zgłoszeniu libańskiego znaku towarowego, ani nimi objęte. Znak unijny nie mógł zatem korzystać z pierwszeństwa wcześniej zgłoszonego znaku libańskiego (30 maja 2018 r.), a jedynie z pierwszeństwa wynikającego ze „standardowego” zgłoszenia znaku unijnego (26 listopada 2018 r.). Tym samym, w stosunku do ww. towarów, znak, na którym oparto sprzeciw, z pierwszeństwem zastrzeżonym wg. znaku czeskiego (24 sierpnia 2018 r.) był wcześniejszy. Škoda Investment dostrzegając ten mankament decyzji Wydziału Sprzeciwów wniosła jednak w uzasadnieniu sprzeciwu tylko o częściowe uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim dotyczyła ona tylko tych towarów i usług.

Izba odwoławcza EUIPO, zgodnie z tym wnioskiem, jedynie częściowo uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim odrzucił on sprzeciw jako niedopuszczalny dla wymienionych powyżej towarów i usług należących do klas 9, 38 i 39 i przekazała sprawę Wydziałowi Sprzeciwów do merytorycznego rozpoznania w zakresie tych towarów i usług.

W międzyczasie wnosząca odwołanie, czyli Škoda Investment, zorientowała się, że decyzja Wydziału Sprzeciwów jest niezgodna z prawem. Co więcej, narusza istotne wymogi proceduralne, a to powinno prowadzić do stwierdzenia całkowitej nieważności tej decyzji. Izba odwoławcza powinna nawet tego rodzaju zarzut uwzględnić z urzędu.

Škoda Investment ma jednak rację jedynie częściowo. Prawdą jest, że w postępowaniach inter partes izba odwoławcza powinna, zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 2018/625, zbadać z urzędu zarzuty dotyczące kwestii prawnych, które nie zostały podniesione przez strony, lecz które dotyczą istotnych wymogów proceduralnych. Do tych wymogów zalicza się w szczególności zasady dopuszczalności sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, tak jak w niniejszej sprawie. Izba odwoławcza nie może jednak, nawet przy tego rodzaju naruszeniu, wydać rozstrzygnięcia wykraczającego poza przedmiot wniesionego do niej odwołania. Może zatem uchylić taką decyzję jedynie w granicach żądań sformułowanych przez Škoda Investment. Spółka ta natomiast ograniczyła swoje odwołanie jedynie do towarów, jakie nie pokrywały się jeśli chodzi o znak libański, według którego zastrzeżono pierwszeństwo zgłoszonego znaku unijnego, z tym unijnym znakiem. Sąd UE w przedmiotowym wyroku potwierdził wyraźnie, że izba odwoławcza nie mogła uchylić decyzji Wydziału Sprzeciwów w szerszym zakresie, ponieważ skutkowałoby to tym, że orzekałaby poza zakresem przedmiot sporu, który określiła sama skarżąca.

Sama kompetencja do zbadania z urzędu zarzutu naruszenia istotnych wymogów proceduralnych nie oznacza bowiem, że izba odwoławcza ma również kompetencje do wykraczania ponad prawidłowo przedstawione żądania. Należy rozróżnić zarzuty od żądań zawartych w odwołaniu. To żądania zawarte w odwołaniu wyznaczają granicę rozpoznania sprawy, mimo że zarzuty stanowią niezbędną podstawę tych żądań.

Podsumowując, po pierwsze, badanie zasadności odwołania przez izbę odwoławczą ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

Po drugie, reguła ta nie ma zastosowania w odniesieniu do kwestii prawnych, które nie zostały podniesione przez strony, lecz które dotyczą istotnych wymogów proceduralnych, do których zalicza się w szczególności zasady dopuszczalności sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego.

Po trzecie, jak podkreślił Sąd UE w niniejszej sprawie, izba odwoławcza nie może w żadnym wypadku, nawet jeśli stwierdzi naruszenie, o którym mowa w akapicie powyżej, orzec w zakresie wykraczającym ponad żądanie przez stronę wnoszącą odwołanie.

Warto zatem pamiętać, że istotne błędy proceduralne izba odwoławcza musi uwzględniać z urzędu. Škoda Investment, w opisanej sprawie, uniemożliwiła jednak izbie odwoławczej uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów w całości. Wniosła bowiem jedynie o częściowe uchylenie decyzji. Izba Odwoławcza była tym wnioskiem związana i nie mogła orzec szerzej, niż de facto chciała tego skarżąca.


tomasz-drab-box

Tomasz Drab

Radca prawny

TOMASZ DRAB
RADCA PRAWNY

Radca prawny i asystent w Katedrze Prawa Unii Europejskiej UMCS. Specjalista z zakresu prawa znaków towarowych, prawa wzorów przemysłowych oraz prawa UE. Prowadzi postępowania o naruszenie praw własności intelektualnej przed sądami powszechnymi, a także postępowania o udzielenie i utrzymanie praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.


pexels-josé-orlando-salazar-9948837

Obowiązki właściciela znaku towarowego – używanie znaku towarowego

Drugim, obok monitoringu, obowiązkiem właściciela znaku towarowego jest używanie swojego oznaczenia. Przedsiębiorca jest obowiązany używać zarejestrowanego znaku towarowego zgodnie z jego funkcją, a więc do oznaczania oferowanych towarów i świadczonych usług. Używanie to powinno być również trwałe i intensywne pod względem skali. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca może utracić prawo ochronne na znak towarowy. 

W przeciwieństwie do monitoringu, obowiązek używania znaku wynika wprost z ustawy. 

Dokonując zgłoszenia znaku towarowego przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie towary i jakie usługi będą oznaczane takim znakiem. Musi również mieć na uwadze, na jakim terytorium będzie prowadził działalność i kiedy zacznie posługiwać się danym znakiem w obrocie. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia realizacji obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego jak i utrzymania jego ochrony.

 

JAK NALEŻY UŻYWAĆ ZNAKU TOWAROWEGO?

Używanie znaku towarowego powinno być „rzeczywiste”, zgodne z jego główną funkcją. Chodzi więc o używanie służące odróżnianiu towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego podmiotu. Używanie musi zatem mieć miejsce w obrocie gospodarczym i służyć pozyskaniu za pomocą znaku odbiorców na dane towary lub usługi. Powinno być również stabilne, trwałe i intensywne, tzn. nie może być to używanie sporadyczne. Spełnienie tych przesłanek pozwala stwierdzić, że przedsiębiorca faktycznie (autentycznie) używał swoich znaków towarowych.

Znaki towarowe rejestruje się w celu uzyskania wyłączności w zakresie korzystania z danego znaku do oznaczania nim konkretnych towarów i usług. Stąd we wniosku o udzielenie prawa ochronnego konieczne jest precyzyjne wskazanie towarów i usług, na które ma być nanoszony zgłaszany znak (wykaz towarów i usług). W przypadku ewentualnego zarzutu nieużywania znaku towarowego bądź wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, właściciel znaku będzie zobowiązany wykazać, że w określonym przedziale czasowym nanosił zarejestrowany znak towarowy na towary i usługi, dla których został on zarejestrowany.

Często spotykaną i błędną praktyką jest zgłaszanie znaków towarowych dla towarów i usług, których zgłaszający nie posiada w swojej ofercie (zgłoszenie zbyt szerokie) lub dla zbyt wąskiej grupy towarów i usług (zgłoszenie zbyt wąskie). Zdarza się również, że przedsiębiorcy zgłaszają do rejestracji oznaczenia, co do których nie są pewni, czy będą ich używać. W obydwu przypadkach nie jest możliwe wykazanie rzeczywistego używania zarejestrowanych znaków towarowych, co wiąże się z ryzykiem utraty prawa ochronnego w tym zakresie.

 

SANKCJE ZA NIEUŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

Obowiązek używania znaku towarowego ma na celu przeciwdziałanie praktykom zmierzającym do ograniczenia innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Z uwagi na liczbę zgłaszanych znaków konieczne było wprowadzenie mechanizmów pozwalających na eliminację oznaczeń nieużywanych, zapomnianych bądź zgłoszonych zbyt szeroko.

Obowiązek używania znaku towarowego ucieleśnia się w kilku rodzajach postępowań. Pierwszym z tych postępowań jest postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z przepisami regulacji krajowych (w Polsce) jak i unijnych, nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów (lub usług) objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania, może prowadzić do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak. Z wnioskiem o wygaszenie nieużywanego znaku może wystąpić każdy podmiot bez konieczności wykazania interesu. W postępowaniu o wygaszenie sankcje są poważne, gdyż brak wykazania używania znaku  prowadzi do wygaśnięcia prawa (również wstecz), a więc sytuacji jakby znak nie był w danym okresie zarejestrowany.

Uprawniony (właściciel znaku) może zostać zobowiązany do przedstawienia dowodów na używanie swojego znaku w innych postępowaniach zarówno administracyjnych jak i cywilnych. Ma to miejsce w tych sprawach gdzie znak Uprawnionego, który jest podstawą jakiegoś roszczenia czy wniosku (np. cywilne postępowania zakazowe, administracyjne postępowanie sprzeciwowe) w momencie rozpoczęcia postępowania jest już w tzw. obowiązku używania. To znaczy, jeśli od daty rejestracji znaku towarowego minęło 5 lat, przedsiębiorca na zarzut drugiej strony może zostać zobowiązany do wykazania używania swojego znaku towarowego. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w postępowaniu sprzeciwowym przed UPRP lub EUIPO, jeśli znak (lub znaki) będący podstawą sprzeciwu jest zarejestrowany od 5 lat – jest w tzw. okresie używania. W momencie zgłoszenia spornych znaków, wobec których złożony został sprzeciw, Zgłaszający sporny znak ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o wykazanie używania zarejestrowanego znaku wobec towarów i usług, które są podstawą sprzeciwu. Zmuszenie Wnoszącego sprzeciw do przedłożenia dowodów na używanie może istotnie wydłużyć jak i utrudnić dalsze postępowanie. Dlatego też opierając sprzeciw na znakach w obowiązku używania należy się liczyć z ryzykiem, że taka sytuacja może mieć miejsce. W postępowaniu sprzeciwowym sankcją za niewykazanie rzeczywistego używania jest utrata możliwości powoływania się na prawo do znaku w zakresie towarów i usług, dla których znak nie jest używany. Nie jest to więc tak daleko idąca sankcja jak w przypadku wygaszenia znaku towarowego.

Podsumowując, zgłaszając znak towarowy należy mieć na uwadze również obowiązki ciążące na przedsiębiorcy. Należy rozważnie sporządzać wykaz towarów i usług oraz monitorować znak po jego rejestracji. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie kompleksowej i skutecznej ochrony znaków towarowych.


anna-grzywacz-box

Anna Grzywacz

Aplikant radcowski

ANNA GRZYWACZ
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki – prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studiowała również na Uniwersytecie w Barcelonie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jak i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.


lindt

Złote zwycięstwo zajączka Lindt

Czekoladowy zajączek owinięty w złotą folię z czerwoną, karbowaną wstążeczką i dzwoneczkiem to flagowy produkt marki Lindt. Dlatego też jego producent od lat stara się uzyskać wyłączność w zakresie wyrobów czekoladowych o takim wyglądzie.
Rzeczpospolita. Jeden Jack, ale dwa różne alkohole. Komentarz Prof. Ryszarda Skubisza

Spór Jack Daniel's Properties

Amerykańska spółka Jack Daniel's Properties, producent znanego napoju alkoholowego, domaga się zaprzestania używania oznaczenia słownego "Jack Strong" zarówno na butelkach, jak i na materiałach promocyjnych. Koncern poodnosi również naruszenie przez polską spółkę Akwawit SA…
Korzystny wyrok w sprawie C-124/18 Red Bull vs EUIPO

Wyrok TSUE w sprawie C-124/18P Red Bull GmbH v EUIPO

Miło nam poinformować, iż w dniu 29 lipca 2019 Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym częściowo odrzucił, a częściowo oddalił, odwołanie Red Bull GmbH od wyroku Sądu Unii Europejskiej z 30 listopada 2017 r. (C-124/18P). Tym samym zostało ostatecznie zakończone…