documents

Zabezpieczenie roszczenia w sprawach własności intelektualnej po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r.

Dla ochrony praw własności intelektualnej (oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją) ustanowiony jest system roszczeń obejmujący w szczególności roszczenie o zaniechanie naruszeń, usunięcie skutków naruszenia, odszkodowanie oraz zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Dla ochrony praw własności intelektualnej kluczowe znaczenie ma roszczenie o zaniechanie bezprawnych działań (zaniechanie naruszeń praw własności intelektualnej). Realizacje tego roszczenia przerywa bowiem nielegalną działalność, a tym samym zapobiega powstaniu niekorzystnych skutków naruszenia. Pozostałe roszczenia, ustanowione dla ochrony własności intelektualnej, służą bowiem już tylko usuwaniu skutków naruszenia dotykających uprawnionego. Jest oczywiste, że im wcześniej nastąpi przerwanie bezprawnej działalności, tym mniejsze będą jej konsekwencje. W okresie, który upływa pomiędzy wszczęciem procesu przeciw sprawcy naruszenia i ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy u uprawnionego powstają jednak znaczne szkody polegające na zmniejszeniu się sprzedaży oferowanych przez niego towarów, utracie korzyści majątkowych, a także nierzadko tracie reputacji. Natura naruszeń jest zaś taka, że ewentualne roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, o odszkodowanie czy o wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści przez sprawcę okazują się niewystarczające lub nieadekwatne.

W związku z powyższym istotną rolę w zapewnieniu należytej ochrony prawnej uprawnionemu odgrywa orzekane przez sąd zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie bezprawnych działań w drodze tymczasowego zakazu bezprawnych działań na czas trwania procesu. Taki sposób zabezpieczenia zapewnia uprawnionego ochroną prawną nie różniącą się co do treści od tego, co zapewni mu wyrok w sprawie (art. 755 § 2 k.p.c.). W odróżnieniu od wyroku, zabezpieczenie roszczenia ma jednak prowizoryczny charakter, a zatem upada, jeżeli roszczenie o zaniechanie ostatecznie nie zostanie uwzględnione przez sąd. W przypadku innych roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej cel zabezpieczenia ogranicza się z reguły do zapewnienia egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku orzekającego usunięcie skutków naruszenia, zapłatę odszkodowania itp.

Zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszeń ma, wszakże również inną stronę. Faktem bowiem jest, że żądanie zabezpieczenia roszczenia przez orzeczenie tymczasowego zakazu określonych działań może być wykorzystywane także w walce konkurencyjnej w celu uniemożliwienia lub utrudnienia przeciwnikowi kontynuowanie aktywności. To ryzyko ma być minimalizowane przez nałożenie na sąd orzekający o zabezpieczeniu obowiązku wyważenia interesów obu stron przy wyborze sposobu zabezpieczenia (art. 7301 § 3 k.p.c.).

Obawa przed nadużywaniem zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszeń w sprawach własności intelektualnej (w rozumieniu art. 47989 k.p.c.) sprawiła, że w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r. w art. 755 k.p.c. pojawił się nowy § 23, zgodnie z którym: W sprawach wymienionych w art. 47989 sąd oddala wniosek o zabezpieczenie, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego”. Unormowanie to opiera się na założeniu, że uprawniony z tytułu praw własności intelektualnej powinien w miarę, krótkim czasie zadecydować, czy działanie sprawcy jest na tyle dla uciążliwe i prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji, że celowe jest żądanie tymczasowego przerwania tych działań w drodze zabezpieczenia roszczenia. Jeżeli zaś upłynął termin 6 miesięcy od powzięcia przez uprawnionego wiadomości o naruszenia prawa, a uprawniony nie złożył wniosku o zabezpieczenie, to ustawodawca zakłada, że – wobec bezczynności uprawnionego – należy uznać, iż naruszenie nie jest dla niego na tyle uciążliwe, żeby wymagało tymczasowego przerwania bezprawnej aktywności naruszyciela.

Należy jednak zauważyć, że przytoczony art. 755 § 23 k.p.c. nie ogranicza się bynajmniej do zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie, lecz dotyczy także zabezpieczenia wszelkich innych roszczeń z zakresu własności intelektualnej. W tym zakresie sens tego przepisu jest wątpliwy. Chodzić może wszak o potrzebę zabezpieczenia wynikającą z pogorszenia się w toku procesu sytuacji finansowej sprawcy naruszenia, która sprawie, że wątpliwe staje się wyegzekwowanie przyszłego wyroku zasądzającego odszkodowanie lub zwrot bezprawnie uzyskanych korzyści lub tp. W takich przypadkach to nie powzięcie wiadomości o naruszeniu prawa wyłącznego, lecz uzyskanie informacji o okolicznościach powodujących obawę o wykonalność przyszłego wyroku, powinno być istotne dla wystąpienia z żądania zabezpieczenia. Przepis art. 755 § 23 k.p.c. wydaje się zakreślony zbyt szeroko.

Artykuł 755 § 23 k.p.c. wszedł w życie w dniu 1 lipca 2023 r. Zauważyć jednak trzeba, że - zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 9 marca 2023 r. - do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie tejże ustawy stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Wynika stąd, że sześciomiesięczny termin do złożenia wniosku o zabezpieczenie w sprawach własności intelektualnej, liczony od powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa wyłącznego, stosuje się także w sprawach wszczętych przed dniem 1 lipca 2023 r., i dotyczy to także przypadków, gdy termin ten upłynął jeszcze przed tą datą. Orzekając o zabezpieczeniu po 1 lipca 2023 r. sąd musi uwzględnić fakt upływu terminu z art. 755 § 23 k.p.c., choćby miało to miejsce jeszcze przez 1 lipca 2023 r.

andrzej-jakubecki-box

Prof. Andrzej Jakubecki

Of Counsel

PROF. ANDRZEJ JAKUBECKI
OF COUNSEL

Of Counsel, profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa handlowego i międzynarodowego prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu polskim i zagranicznym spółkom w zakresie prowadzenia sporów przed krajowymi sądami, postępowań arbitrażowych, a także postępowań upadłościowych. W latach 1999-2002 uczestniczył w pracach Zespołu Problemowego Postępowania Upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej RP przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2002 do 2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Blog / Polecane / Zmiany w prawie | 17/08/2023
letter-gf5bb5aef0_1920

Cold mailing a RODO, czyli na co zwrócić uwagę zanim wyślesz informację handlową do potencjalnego klienta

CZYM JEST COLD MAILING?

Cold mailing to forma marketingu polegająca na bezpośrednim przesyłaniu wiadomości do osób prywatnych oraz przedsiębiorców, z którymi nadawca wiadomości nie utrzymywał wcześniej relacji biznesowych, a którzy potencjalnie mogą być zainteresowani jego produktami lub usługami.

Charakterystyczną cechą cold mailing’u jest to, że odbiorca wiadomości nie spodziewa się, iż ją otrzyma – stąd określenie „cold” (zimny). Celem cold mailing’u jest pozyskanie nowych klientów poprzez nawiązanie kontaktu, a następnie prezentacje swoich produktów lub usług.

Jednocześnie, nie chodzi tu tylko o wiadomości przesyłane za pośrednictwem e-maila. Cold mailng można prowadzić również za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, takich jak np. „LinkedIn”, czy „Facebook”.

MARKETING BEZPOŚREDNI W ŚWIETLE POLSKICH PRZEPISÓW

Nie ulega wątpliwości, że cold mailling jest formą marketingu bezpośredniego. Rozważając rozpoczęcie kampanii marketingowej opartej na cold mailing’u trzeba w pierwszej kolejności sięgnąć do polskich przepisów prawnych regulujących tą kwestię.

W świetle art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [1] zakazane jest przesyłanie 1) niezamówionej informacji handlowej skierowanej do 2) oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa jest uważana za niezamówioną, kiedy osoba fizyczna nie wyraziła zgody na otrzymanie takiej informacji. Co istotne, powyższą ochroną przed otrzymywaniem niezamówionych, a często również niechcianych wiadomości marketingowych są objęte wszystkie osoby fizyczne - nie tylko osoby prywatne oraz przedsiębiorcy działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale i pracownicy przedsiębiorstw, których adresy mailowe są często wprost udostępnianie za pośrednictwem strony internetowej firmy.

A co z podmiotami, które nie są osobami fizycznymi?

Zgodnie z art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego [2] zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Pomimo nieco zawiłej nazwy, telekomunikacyjne urządzenie końcowe to po prostu urządzenie podłączone do sieci, czyli np. telefon lub laptop. Natomiast kluczowe z punktu prowadzenia kampanii cold mailing’owej jest to, że ww. artykuł obejmuje ochroną zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.   

PODSTAWA COLD MAILING’U - ZGODA, CZY PRAWNIE UZASADNIONY INTERES?

W RODO [3] wskazuje się, że podstawą dla działań marketingowych skierowanych wobec osoby fizycznej może być prawnie uzasadniony interes (zob. motyw 47 preambuły RODO).

Prawnie uzasadniony interes jest jedną z podstaw legalizujących przetwarzanie danych. Opiera się na realizacji celów administratora, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z prawem oraz zachowaniu podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą – w tym przypadku osób, do których kieruje się przekaz marketingowy.

Zastosowanie marketingu bezpośrednio na podstawie prawnie uzasadnionego interesu nie jest więc możliwe, gdy obowiązujące przepisy wymagają pozyskania zgody. Zważając na ograniczenia zawarte w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego podmiot, który będzie chciał rozpocząć wysyłkę cold maili będzie musiał najpierw uzyskać zgodę jego odbiory.

JAK ROBIĆ TO DOBRZE?

Jak zostało wskazane powyżej cold mailling wymaga uzyskania zgody. Przepis art. 174 prawa telekomunikacyjnego doprecyzowuje, że do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się regulacje o ochronie danych osobowych. Podobny zapis znajduje się w art. 4 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W zakresie wysyłki cold maili do osób fizycznych zgodna ta musi spełniać następujące wymogi, tj. musi być:

  • dobrowolna – odbiorca wiadomości udzielając zgody nie może działać pod przymusem;
  • świadoma – odbiorca wiadomości powinien rozumieć na co dokładnie udziela zgody. Zgoda musi być sformułowana jasnym i prostym językiem, a osoba wyrażająca zgodę powinna znać przynajmniej tożsamość administratora oraz cele przetwarzania danych osobowych; 
  • konkretna – odbiorca wiadomości musi wyrazić odrębną zgodę na każdy cel przetwarzania (np. w przypadku zbierania zgody na dwa odrębne cele przetwarzania trzeba uzyskać osobne pozwolenie na każdy z nich);
  • jednoznaczna – odbiorca wiadomości powinien udzielić zgody w formie oświadczania lub wyraźnego działania potwierdzającego (np. poprzez udostępnienie w celach marketingowych identyfikującego go adresu elektronicznego).

Ale jak w praktyce taką zgodę uzyskać od potencjalnego klienta?

Wydawałoby się, że najbezpieczniejszym sposobem jest poproszenie potencjalnego klienta przy pierwszym kontakcie o zgodę na przesłanie wiadomości marketingowej. Jednakże, organy nadzorcze zajmują niejednolite stanowisko w tym zakresie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji z dnia 30 maja 2019 r. o sygn. DOZIK-8.610.20.2017.KA/MO wprost stwierdził, że marketingiem bezpośrednim będzie również kontakt w celu uzyskania zgody na prezentację swoich towarów lub usług (zob. również Decyzja Prezesa UOKiK o sygn. DOiK-61-11/15/ZG, RPZ.610.2.2020.PG).

Zwrócić należy raz jeszcze uwagę, iż pojęcie marketingu bezpośredniego obejmuje nie tylko działania o charakterze sprzedażowym, ale również te, które służą dostarczeniu informacji, jeśli ich końcowym efektem jest zainteresowanie adresata ofertą przedsiębiorcy. Za mieszczące się w hipotezie art. 172 pt kwalifikowane będą więc nie tylko sytuacje w których przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy, ale także kontakt, który ma na celu uzyskanie zgody na marketing bezpośredni w tym na zaprezentowanie oferty.

Nieco bardziej liberalnie do tej tematyki zdaje się podchodzić Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W decyzji z dnia 31 października 2019 r. o sygn. DK.WPA.46.8.2019.11 Prezes UKE podkreśla, że to czy dane połącznie zostanie uznane za przekaz marketingowy zależy od celu jego wykonania. Poniższy przykład co prawda dotyczy tzw. cold calling (połączeń telefonicznych), ale analogicznie jak w przypadku cold mailing’u zastosowanie znajdzie art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego.

Stwierdzenie przez Sąd na kanwie powyżej sprawy, iż „nie jest sprzeczne z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego wykonywanie przez pracowników pozwanej połączeń na losowo wybrane numery abonentów, w celu ustalenia, czy wyrażają zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego”. Podkreśla kwestię celu w jakim połączenie telefoniczne jest wykonywane. W niniejszym postępowaniu administracyjnym, jak poniżej zostanie to wskazane, połączenia wykonywane przez Stronę nie miały na celu uzyskania zgody abonentów/użytkowników końcowych na używanie wobec nich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingu bezpośredniego, ale przedstawienie oferty sprzedaży opału - co niewątpliwie stanowi marketing bezpośredni. Jak słusznie wskazał Sąd ww. wyroku – „Gdyby bowiem ustawodawca chciał zakazać kontaktów z abonentem w sposób całkowity, zrezygnowałby z wprowadzenia przesłanki dotyczącej celowości kontaktu.” – zatem cel w jakim inicjowany jest kontakt oraz konieczność uzyskania uprzedniej zgody mają kluczowe znaczenie.

A co na to PUODO?

Prezes UODO w decyzji z dnia 24 września 2020 r. numer ZSPR.440.1194.2019 oceniając legalność użycia adresu e-mail pobranego z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej do celów marketingu bezpośredniego wskazał, że:

Tym samym należy przyjąć, że przetwarzanie przez Przedsiębiorcę publicznie dostępnych danych osobowych Skarżącego na stronie CEIDG znajdowało oparcie w powołanym art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia 2016/679. (…)

Jednakże bezzasadnym byłoby przyjęcie, że realizacja ww. prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych, tj. Przedsiębiorcy, polegających na przesłaniu do Skarżącego wiadomości, stanowiącej chęć nawiązania współpracy, wiązała się z naruszeniem praw lub wolności Skarżącego, skoro kwestionowane dane osobowe Skarżącego w tym jego adres e-mail przetwarzane przez Przedsiębiorcę są danymi powszechnie dostępnymi, związanymi ściśle z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Warto mieć jednak na uwadze, że PUODO zajmuje się wyłącznie kwestią ochrony danych osobowych, a organem nadzorczym władnym rozstrzygnąć skargę na niezamówioną informację handlową - w zależności od określonej sytuacji - będzie Prezes UKE lub Prezes UOKiK. Próba legalizacji działań marketingowych w zakresie cold mailingu w oparciu o uzasadniony interes tam, gdzie przepisy ustaw szczególnych wymagają zgody może zatem zakończyć się otrzymaniem administracyjnej kary pieniężnej.    

***

Reasumując, rozbieżności występujące pomiędzy stanowiskami organów nadzorczych wskazują na jedno – każdy przypadek cold mailing’u wymaga odrębnej analizy. Oceniając ryzyko rozpoczęcia takiej kampanii trzeba uwzględnić nie tylko warunki formalne i sposób uzyskania zgody, ale i źródło pochodzenia danych umożliwiających nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem.   

Należy pamiętać, że kupienie gotowej bazy mailingowej wcale nie musi oznaczać, że sprzedający pozyskał zgodę potencjalnych odbiorców wiadomości na działania marketingowe, a outsourcing przeprowadzenia kampanii cold mailing’owej zewnętrznej firmie nie zwolni zlecającego z odpowiedzialności za brak pozyskania zgody (zob. uchwała SN z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III SZP 7/15).

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
[2] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

cropped-4715020_avatar_people_person_profile_user_icon.png

Alicja Żywicka

Aplikantka radcowska

ALICJA ŻYWICKA
APLIKANTKA RADCOWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie jest aplikantką radcowską przy OIRP w Lublinie. Spektrum zainteresowań zawodowych skupia wokół ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz prawa pracy.

Blog / Ochrona danych osobowych / Polecane | 12/07/2023
pexels-andy-barbour-6683392

Czy roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego może dotyczyć całości praw, które właściciel tego znaku wywodzi z jego rejestracji?

Na to pytanie, złożone w trybie prejudycjalnym przez Sąd Okręgowy w Warszawie odpowiada wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-654/21 LM przeciwko KP. Stronę pozwaną w postępowaniu przed sądem odsyłającym, jak również w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE reprezentowały radca prawny Ewa Jaroszyńska-Kozłowska i radca prawny Zuzanna Słupicka ze Skubisz Kancelaria Prawno Patentowa.

Tło sprawy

LM jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego Multiselect (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”), zarejestrowanego w dniu 5 czerwca 2018 r. dla towarów i usług z klas 9, 41 i 42 Klasyfikacji Nicejskiej. Wskazane towary i usługi obejmują między innymi doradztwo zawodowe, informację o edukacji, instalację i konserwację oprogramowania komputerowego czy też publikowanie tekstów i udostępnianie publikacji elektronicznych.

Od 2009 r. KP oferuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poradnik - w formie zarówno drukowanej, jak i elektronicznej - dla kandydatów przystępujących do egzaminów policyjnych, mający przygotować ich do testów psychologicznych objętych spornym znakiem towarowym, stanowiących jeden z etapów wspomnianego postępowania rekrutacyjnego. KP promuje swój poradnik na rożnych stronach internetowych.

W dniu 26 lutego 2020 r. LM wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, będącego w tej sprawie sądem odsyłającym, powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego. W toku tego postępowania KP wniósł powództwo wzajemne o unieważnienie spornego znaku towarowego nie tylko dla towarów i usług objętych powództwem głównym, lecz także dla pozostałej części towarów i usług, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany.

Wyrokiem z dnia 7 października 2021 r. sąd odsyłający oddalił powództwo główne o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego w całości. W odniesieniu do roszczenia wzajemnego Sąd odsyłający miał jednak wątpliwość czy w zakres pojęcia „roszczenia wzajemnego o unieważnienie” w rozumieniu art. 124 lit. d) i art. 128 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 wchodzi całość żądań unieważnienia prawa do spornego znaku towarowego bez względu na ich rzeczywisty związek z postępowaniem w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego, czy też pojęcie to należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono wyłącznie żądania mające „rzeczywisty związek” z postępowaniem w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

Czy art. 124 lit. d) w zw.  z art. 128 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 rozumieć należy w ten sposób, że zawarte w tych przepisach określenie „roszczenie wzajemne o unieważnienie” może oznaczać żądanie unieważnienia wyłącznie w takim zakresie, w jakim pozostaje ono w związku z roszczeniem powoda z tytułu naruszenia unijnego znaku towarowego - co pozwala sądowi krajowemu nie rozpoznawać roszczenia wzajemnego o unieważnienie w zakresie szerszym niż pozostający w związku z roszczeniem powoda z tytułu naruszenia?

Czy art. 129 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 rozumieć należy w ten sposób, że przywołany przepis - stanowiąc o „przepisach proceduralnych odnoszących się do tego samego rodzaju powództwa, jak w przypadku krajowego znaku towarowego” - odnosi się do krajowych przepisów procesowych, które znalazłyby zastosowanie w konkretnym postępowaniu o naruszenie prawa do znaku unijnego (oraz postępowaniu z pozwu wzajemnego o unieważnienie), czy też odnosi się ogólnie do krajowych przepisów procesowych obecnych w porządku prawnym państwa członkowskiego - co ma znaczenie wówczas, gdy, ze względu na datę wszczęcia konkretnego postępowania o naruszenie prawa do znaku unijnego, przepisy procesowe o powództwie wzajemnym o unieważnienie znaku, odnoszące się do znaków krajowych, nie istniały w porządku prawnym państwa członkowskiego?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku odniósł się jedynie do pierwszego z pytań prejudycjalnych, z uwagi na to, że uznał, że kwestia, wobec której zostało zadane drugie pytanie prejudycjalne nie podlegałaby prawu Unii. Wobec pytania pierwszego Trybunał stwierdził, że ze względu na samodzielny charakter roszczenia wzajemnego przewidzianego w art. 128 rozporządzenia 2017/1001 przedmiot tego roszczenia nie może być ograniczony przedmiotem powództwa o stwierdzenie naruszenia, w ramach której zostało podniesione. Oznacza to więc, że pozew wzajemny nie jest ograniczony jedynie do tych dóbr i usług, wobec których został zarejestrowany znak towarowy i które stanowią podstawę głównego powództwa, ale także do tych, które zostaną wskazane w pozwie wzajemnym.

Trybunał, przy odpowiedzi na pytanie prejudycjalne posiłkował się swoim niedawnym wyrokiem z dnia 13 października 2022 r. w sprawie C-256/21 KP pko. TV, (Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), w którym orzekł, że sąd krajowy musi rozstrzygnąć w sprawie roszczenia wzajemnego o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia, nawet jeśli powództwo o naruszenie zostało wycofane. Trybunał uznał, że roszczenia wzajemnego nie można utożsamiać ze zwykłym środkiem obrony, lecz jest ono odrębnym i samodzielnym żądaniem, którego rozpatrzenie jest niezależne od żądania głównego, nawet jeśli powództwo powoda głównego zostanie oddalone.

Nadal jednak roszczenie wzajemne odróżnia się od wniosku o unieważnienie prawa do znaku złożonego w EUIPO, z uwagi na fakt, że podmiot, który może skutecznie wnieść roszczenie wzajemne jest ograniczony do tej jednostki, która została wskazana jako strona przeciwna przy roszczeniu głównym. Wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego może być z kolei złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną, oraz przez każdą grupę lub podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców, lub konsumentów, posiadających zdolność do czynności prawnych, którzy mieliby interes prawny do wniesienia takiego wniosku. Ograniczenie dotyczące osób mogących podnieść roszczenie wzajemne, nie jest jednak oczywiście ograniczone w taki sposób, by odnosiło się jedynie do interesów własnych strony powodowej.  

Oznacza to, że roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia może być oparte nie tylko na przesłankach względnych, dotyczących jedynie danej sprawy, lecz także na każdej innej podstawie wskazanej w rozporządzeniu, w tym bezwzględnych podstaw unieważnienia.

Kolejną ważną rzeczą wskazaną w omawianym wyroku, która jest zarazem potwierdzeniem wcześniejszych rozstrzygnięć Trybunału zawartych w wyroku z dnia 13 października 2022 r., Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C‑256/21 jest to, że rozstrzygnięcia dotyczące ważności unijnego znaku towarowego wywierają skutek erga omnes w całej Unii zarówno wtedy, gdy są wydawane przez EUIPO, jak i gdy zapadają w następstwie podniesienia roszczenia wzajemnego przed sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych.

Jest to uzasadnione wykładnią art. 128 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001, który stanowi, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych przekazuje EUIPO odpis prawomocnego orzeczenia w przedmiocie roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego, a EUIPO odnotowuje wzmiankę o tym orzeczeniu w rejestrze i podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z jego rozstrzygnięciem.

Niniejsze wskazania nie są w żaden sposób podważone przez system podziału kompetencji między EUIPO a sądami orzekającymi w sprawach unijnych znaków towarowych z uwagi na to, że rozporządzenie 2017/1001 zastrzega na rzecz EUIPO wyłączną kompetencję w dziedzinie rejestracji unijnych znaków towarowych oraz sprzeciwu od takiej rejestracji, a nie spraw dotyczących ważności tych znaków towarowych. 

Ponadto omawiane kompetencje są wykonywane zgodnie z zasadą pierwszeństwa organu, do którego wniesiono sprawę, zgodnie z art. 132 ust. 1 i art. 132 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001, „jeżeli nie występują szczególne podstawy do kontynuowania postępowania”, to organ, który jako pierwszy rozpoznaje spór dotyczący ważności unijnego znaku towarowego, jest właściwy w sprawie.

Podsumowując przedmiot roszczenia wzajemnego z art. 128 rozporządzenia 2017/1001, z uwagi na swój samodzielny charakter, nie może być ograniczony przedmiotem powództwa o stwierdzenie naruszenia, w ramach której zostało podniesione, a jego zakres może obejmować również towary i usługi, które nie były podstawą roszczenia głównego.

cropped-ad6022c0966d5f8b23d5f23133a31553_jakub-pawluczuk-box-360-360-c-100.jpg

Jakub Pawluczuk

Aplikant radcowski

JAKUB PAWLUCZUK
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych. W czasie studiów angażował się w działalność Centrum Praktyk Sądowych, organizowaną przez Studencką Poradnię Prawną. Stypendysta stypendium Rektora UWB dla najlepszych studentów.

Blog / Polecane / Znaki towarowe | 03/07/2023
pexels-andrea-piacquadio-3760072

Warunki skutecznego udzielenia i wypowiedzenia licencji na korzystnie ze znaku towarowego objętego współwłasnością w świetle wyroku Trybunału UE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie VW przeciwko SW, CQ, ET, Legea Srl C 686/21 i w prawie polskim

Licencja jest jednym ze sposobów poprzez które uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy upoważnia inny podmiot do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Co jednak w przypadku, gdy uprawnionych z prawa ochronnego na znak towarowy jest kilku, a nie ma między nimi jednomyślności co do udzielenia lub wypowiedzenia licencji na znak towarowy? Kwestia ta, zarówno w przypadku znaku unijnego jak i krajowego, została omówiona w wyroku Trybunału Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie C686/21 VW przeciwko SW CQ ET i Legea SRL.

TŁO SPRAWY

VW, SW, CQ i ET są współwłaścicielami, w równych częściach, krajowego znaku towarowego i unijnego znaku towarowego LEGEA, zarejestrowanych dla artykułów sportowych. W 1993 r. wskazane podmioty udzieliły spółce Legea na czas nieokreślony nieodpłatnej wyłącznej licencji na używanie znaków towarowych.  Pod koniec 2006 r. VW sprzeciwił się dalszemu obowiązywaniu tej umowy licencyjnej. W dniu 16 listopada 2009 r. spółka Legea wniosła przeciwko VW do Tribunale di Napoli (sądu w Neapolu, Włochy) powództwo o unieważnienie praw do zarejestrowanych przez VW znaków towarowych zawierających oznaczenie „Legea”. Z kolei VW w drodze powództwa wzajemnego wniósł, po pierwsze, o unieważnienie praw do znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę Legea, a po drugie, o stwierdzenie niezgodnego z prawem używania spornych znaków towarowych przez tę spółkę. W pierwszej instancji Tribunale di Napoli (sąd w Neapolu) orzekł, że do dnia 31 grudnia 2006 r. spółka Legea, działając za zgodą wszystkich współwłaścicieli, używała spornych znaków towarowych zgodnie z prawem. Sąd ten uznał natomiast, że po tej dacie ze względu na sprzeciw VW wobec dalszego obowiązywania umowy licencyjnej używanie to stało się niezgodne z prawem. W postępowaniu drugiej instancji wyrok został częściowo zmieniony, a Sąd apelacyjny uznał że jednomyślność współwłaścicieli nie jest wymagana do udzielenia osobie trzeciej licencji na znak towarowy, a wola trzech z czterech współwłaścicieli spornych znaków towarowych wystarczyła do dalszego obowiązywania umowy licencyjnej. Sąd kasacyjny, wobec którego złożono skargę na wyrok Sądu apelacyjnego wskazując na art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/100, wyraził wątpliwości co do zasad indywidualnego wykonywania prawa wyłącznego przysługującego współwłaścicielom znaku towarowego w świetle przepisów prawa Unii i w związku z czym zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym[1]: „Czy przepisy prawa Unii [zawarte w art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz w art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/1001] w zakresie, w jakim przewidują prawo wyłączne przysługujące właścicielowi unijnego znaku towarowego i jednocześnie możliwość, że współwłasność będzie przysługiwać kilku osobom proporcjonalnie, oznaczają, że decyzja o przyznaniu osobom trzecim prawa do wyłącznego używania wspólnego znaku towarowego nieodpłatnie i na czas nieokreślony może zostać podjęta przez większość współwłaścicieli, czy też wymaga ona jednomyślnej zgody?”.

ZAGADNIENIE PRAWNE

Trybunał Sprawiedliwości, przy odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd odsyłający, wskazał jako podstawę prawną artykuły 9 i 22 rozporządzenia 40/94 oraz art. 5 pierwszej dyrektywy 89/104, z uwagi na datę wystąpienia okoliczności faktycznych w sporze przed sądem krajowym. Obecnie, artykuły te odpowiadają przepisom zawartym odpowiednio w art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 10 dyrektywy 2015/2436. Tak więc, omawiany wyrok Trybunału Sprawiedliwości, pomimo tego, że oparty był na przepisach, które obecnie już nie obowiązują, może być stosowany przy tożsamym stanie faktycznym, z tą różnicą, że należy wskazać obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia 2017/1001 oraz dyrektywy 2015/2436.

W przytoczonym wcześniej pytaniu prejudycjalnym można wyłonić dwie kwestie:

A)     Jak należy interpretować pierwszą dyrektywę 89/104 i rozporządzenie 40/94 w przypadku udzielenia lub wypowiedzenia przez współwłaścicieli licencji na używanie wobec znaku krajowego

B)     W jaki sposób wskazane powyżej przepisy regulują wykonywanie prawa do decydowania o udzieleniu licencji lub jej wypowiedzeniu przez współwłaścicieli wobec znaku unijnego

Co do pierwszej kwestii, Trybunał wskazał, że pierwsza dyrektywa 89/104, pomimo tego że nie reguluje współwłasności krajowego znaku towarowego, nie wskazuje jednak na to, że taki znak nie może zostać objęty współwłasnością, a samo określenie sposobów wykonywania przez współwłaścicieli praw wynikających ze znaku towarowego powinno być regulowane prawem krajowym. Oznacza to więc, że prawo do decydowania o udzieleniu lub wypowiedzeniu licencji na używanie znaku przy współwłasności praw do znaku towarowego, powinno zostać określone przepisami krajowymi. Jak wskazuje Trybunał, pierwsza dyrektywa 89/104 ma za zadanie zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich jedynie w taki sposób, aby zniwelować różnice mogące przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i usług. Wynika z tego, że pewne kwestie, tak jak poruszona w tym wyroku kwestia wymogu jednomyślności lub też zgody większości współwłaścicieli przy udzielaniu licencji na używanie znaku towarowego lub jej wypowiadaniu, regulowane są przepisami prawa krajowego.

W przypadku znaku Unijnego, Trybunał podkreśla, że brak jest przepisu regulującego zasady wykonywania przez współwłaścicieli takiego znaku wynikających z niego praw, w tym również prawa do decydowania o udzieleniu lub wypowiedzeniu licencji na jego używanie. Wobec tego, w przypadku braku odpowiednich przepisów regulujących prawa wynikające ze znaku unijnego zastosowanie w niniejszym stanie faktycznym powinien mieć art. 16 rozporządzenia 40/94 (lub obecnie art. 19 rozporządzenia 2017/1001), który wskazuje, że unijny znak towarowy jako przedmiot własności jest traktowany jako krajowy znak towarowy, zarejestrowany w państwie członkowskim. Państwo członkowskie, którego prawo regulować będzie konkretne postępowanie określane jest zgodnie z zasadami z przytoczonego artykułu. Oznacza to, że przy rozpatrywaniu czy licencja na używanie praw wynikających z rejestracji znaku unijnego w przypadku istnienia współwłasności do znaku musi zostać udzielona jednomyślnie czy większością głosów współwłaścicieli, należy oceniać w oparciu o przepisy tego kraju, na który wskazują zasady z przytoczonego powyżej art. 16 rozporządzenia 40/94 (lub obecnie art. 19 rozporządzenia 2017/1001).

PRAWO POLSKIE

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej nie reguluje bezpośrednio zasad udzielania lub wypowiadania licencji wyłącznej lub niewyłącznej na korzystanie z  prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku istnienia wielu współuprawnionych do tego znaku. W takiej sytuacji stosuje się jednak reguły wynikające z art. 162 ust. 12 a także 162 ust. 5. PrWłPrzem. W świetle powołanych przepisów przeniesienie wspólnego prawa ochronnego lub udziału w tym prawie może nastąpić wskutek działania jednego lub paru współuprawnionych, wymagana jest do tego jednak zgoda wszystkich współuprawnionych. Reguła ta ma zastosowanie również w przypadku innych czynności polegających na rozporządzaniu wspólnym prawem do znaku i udziałem w tym prawie. Wynika to również z przepisów prawa cywilnego, gdyż w świetle art. 199 KC, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Udzielenie licencji na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy lub, w drodze analogii jej wypowiedzenie jest z pewnością czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a współuprawnieni z prawa ochronnego na znak towarowy są w istocie współwłaścicielami tego prawa, tak więc wskazany powyżej 199 KC ma zastosowanie w takich przypadkach.

Warto więc pamiętać, że zarówno w przypadku znaku krajowego, jak i znaku unijnego, warunek zgody większościowej lub jednomyślności współuprawnionych przy udzielaniu licencji na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy lub jej wypowiedzenie, powinien być rozpatrywany według prawa tego kraju, który zostanie ustalony zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19 rozporządzenia 2017/1001, przy czym w przypadku prawa polskiego, aby udzielić omawianej licencji, wymagana jest zgoda wszystkich współuprawnionych.

[1] Sąd kasacyjny zwrócił się do Trybunału UE z jeszcze jednym pytaniem prejudycjalnym, jednakże z racji tego, że odpowiedź na pierwsze, wskazane powyżej pytanie prejudycjalne swoim zakresem obejmowała odpowiedź na drugie pytanie, Trybunał UE uznał, że nie ma potrzeby udzielać dodatkowej odpowiedzi.

cropped-ad6022c0966d5f8b23d5f23133a31553_jakub-pawluczuk-box-360-360-c-100.jpg

Jakub Pawluczuk

Aplikant radcowski

JAKUB PAWLUCZUK
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych. W czasie studiów angażował się w działalność Centrum Praktyk Sądowych, organizowaną przez Studencką Poradnię Prawną. Stypendysta stypendium Rektora UWB dla najlepszych studentów.

Blog / Polecane / Znaki towarowe | 30/05/2023
sme-fund

SME FUND 2023 – rusza kolejny nabór wniosków na zgłoszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wspólnotową ochronę odmian roślin

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował informację o terminie rozpoczęcia tegorocznej edycji programu SME Fund. Nabór wniosków planowany jest od 23 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w UE. Do kategorii mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą te, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz których obrót roczny nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.  

DOTYCHCZASOWE ZASADY SME FUND

Na dzień dzisiejszy EUIPO nie potwierdziło jeszcze zasad obowiązujących w 2023 r. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe zasady funduszu. W Polsce beneficjenci SME Fund mieli możliwość otrzymania 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych, unijnych i międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. 

Wysokość dotacji  uzależniona była od liczby znaków towarowych bądź wzorów, które wnioskodawca planował zarejestrować oraz od wysokości opłat podstawowych za takie zgłoszenie. Kwota dotacji służyła pokryciu połowy opłaty podstawowej za zgłoszenie, co przykładowo oznacza 425 € na znak towarowy w przypadku zgłoszenia unijnego znaku towarowego (w jednej klasie). W przypadku znaków zgłaszanych w Urzędzie Patentowym RP dofinansowanie obejmowało opłatę za zgłoszenie, za 10-letni okres ochronny, publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym oraz za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa. W przypadku wzorów przemysłowych zgłaszanych w UPRP dofinansowanie obejmowało opłatę za zgłoszenie wzoru, za pierwszy okres ochronny, za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa oraz za publikację o udzielonym prawie z rejestracji.

JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ DOFINANSOWANIE SME FUND 2023?

Decyzja o liczbie zgłoszonych znaków towarowych lub wzorów oraz o zasięgu terytorialnym ich ochrony jest uzależniona od strategii biznesowej przyjętej przez danego przedsiębiorcę. Jeśli przedsiębiorca operuje wyłącznie na terytorium jednego państwa, wystarczająca będzie ochrona na poziomie krajowym. W przypadku działalności gospodarczej na szerszą skalę konieczne może się okazać zgłoszenie znaków towarowych bądź wzorów w EUIPO lub w innych regionalnych urzędach ds. własności intelektualnej. Podejmując decyzję o zakresie ochrony swojego oznaczenia bądź wzoru kluczowe jest uwzględnienie nie tylko aktualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, ale i jego planów i przyszłej sytuacji na rynku.

Ilość środków dostępna w ramach Funduszu dla MŚP jest ograniczona. Dotacje na zgłoszenia będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Nasza kancelaria pomaga również bezpłatnie przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach działań związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

CO DALEJ Z DOFINANSOWANIEM SME FUND?

Pod koniec stycznia 2023 roku powinniśmy poznać wszystkie informacje związane z zasadami związanymi z zakresem i warunkami przyznawania dofinasowania.

Artykuł ten będziemy aktualizować na bieżąco.

Więcej informacji o SME Fund mogą Państwo również uzyskać na stronie https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund lub kontaktując się z nami (biuro@skubisz.pl).

martyna-dziekan-box

Martyna Dziekan

Aplikant radcowski

MARTYNA DZIEKAN
APLIKANT RADCOWSKI

Aplikantka radcowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych. Doświadczenie w trakcie studiów zdobywała w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS oraz będąc członkinią Prezydium Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS oraz prelegentką i współorganizatorką ogólnopolskich konferencji naukowych.

Blog / Polecane / Znaki towarowe | 29/12/2022
bottle-g7596d7ac6_1920

Działalność dystrybucyjna polegająca na napełnianiu i ponownym etykietowaniu butli (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-197/21 w sprawie Soda-Club (CO2) p. SodaStream International)

W powołanym wyroku Trybunał zajął stanowisko w kwestii ustalenia warunków, w których właściciel znaku towarowego, wprowadzający do obrotu w państwie członkowskim towary oznaczone tym znakiem towarowym i przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełnienia ma prawo sprzeciwić się na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 dalszemu obrotowi tymi towarami, w tym państwie członkowskim prowadzonemu przez dystrybutora, który ponownie napełnił te towary i zastąpił etykietę ukazującą pierwotny znak towarowy inną etykietą, pozostawiając jednocześnie na tych towarowych widoczny pierwotny znak towarowy.

Odwołując się do powołanych przepisów oraz wcześniejszego orzecznictwa, w szczególności wyroku w sprawie Viking (wyrok z 14.07.2011 r., w sprawie C-46/10) Trybunał wyraził pogląd, iż taka działalność jest zgodna z prawem, pod warunkiem, że nowa etykieta nie wywołuje u konsumentów błędnego wrażenia, iż „między dystrybutorem a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie gospodarcze”. Ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, według Trybunału należy oceniać całościowo w świetle wskazówek umieszczonych na towarze i na jego nowej etykiecie oraz w świetle praktyk w zakresie dystrybucji istniejących w danej branży i poziomu wiedzy konsumenta o tych praktykach.

Trybunał w tym wyroku przesądził, iż towary wielokrotnego użytku mogą być nadal wykorzystywane w obrocie, w tym przypadku chodziło o butle na gaz (CO2). Z wywodów Trybunału wynika, iż towary już wprowadzone do obrotu przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego po napełnianiu przez niezależny podmiot, mogą być przedmiotem dalszego obrotu. Jednocześnie jednak Trybunał zastrzegł, że nie może to prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odnośnie do związków gospodarczych między właścicielem znaku towarowego a dystrybutorem. Trybunał przy ocenie możliwości powstania, z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odwołuje się, jak już wskazano, do takich okoliczności jak wskazówki umieszczone na towarze i na jego nowej etykiecie, praktyk dotyczących dystrybucji danego towaru oraz poziomu wiedzy konsumentów dotyczących obrotu takimi towarami. Z wyroku wynika, iż Trybunał po raz kolejny odstępuje od koncepcji normatywnej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd właściwej prawu znaków towarowych i sięga do metody praktykowanej na tle prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W świetle teorii normatywnej zwanej również abstrakcyjną, dominującej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości jak również w orzecznictwie wielu państw członkowskich, przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy ustalić kolejno następujące przesłanki tego niebezpieczeństwa: istnienie identyczności lub podobieństwa towarów i jego stopień, istnienie podobieństwa oznaczeń i jego stopień, rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego w obrocie i jego stopnie, wyjątkowo bierze się pod uwagę także inne okoliczności. Dopiero na podstawie tych okoliczności ustala się, czy przeciętny nabywca tych towarów, dobrze poinformowany, racjonalny oraz uważny, w zwykłych warunkach obrotu, może być wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych znakiem towarowym z określonego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw pozostających pod jednolitą kontrolą. Natomiast metodyka właściwa prawu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polega na tym, iż sąd rozstrzygający spory o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z obszaru znaków towarowych ocenia niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności stanu faktycznego. Ta metoda jest określana niekiedy jako konkretna. Trybunał w dyskutowanym wyroku reprezentuje pogląd, iż przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dotyczącego towarów wielokrotnego użytku wprowadzonych do obrotu pod znakiem towarowym, należy brać pod uwagę rozmaite wskazówki na towarze i etykiecie, jak również całokształt warunków dystrybucji tych towarów. Są to okoliczności zewnętrzne w stosunku do używania znaku towarowego.

Trybunał pozostawił natomiast bez jednoznacznej odpowiedzi pytanie, co do możliwości usuwania (zamazywania, zakrywania) dotychczasowego znaku towarowego przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu towar. Z jednej strony Trybunał odwołuje się do kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, co prowadzi do wniosku, iż taka możliwość powinna być dozwolona, skoro brak znaku (jego używania) wyłącza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Z drugiej strony Trybunał zdaje się skłaniać do poglądu, iż istotne jest, aby nie maskować pochodzenia butli poprzez ponowne etykietowanie, a zatem zdaje się nie akceptować usuwania (zakrywania, zamalowywania) znaku towarowego. Można zatem twierdzić, iż według Trybunału, przy ponownym wykorzystaniu towarów wielokrotnego użytku, należy pozostawić widoczny pierwotny znak towarowy a zarazem podjąć działania, które wykluczają niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, na tle konkretnego stanu faktycznego, co do pochodzenia w zakresie związku pomiędzy przedsiębiorstwami. To musi powodować trudności w ustalaniu poglądu przeciętnego odbiorcy, którego opinia jest kluczowa przy kwalifikacji prawnej ponownego wykorzystania towarów wielokrotnego użytku. Sumując, komentowany wyrok Trybunału dotyczy konkretnego stanu faktycznego, ale prowadzi do nowych pytań, co niewątpliwie nie przyczynia się do jednoznacznego ustalenia sytuacji prawnej towarów wielokrotnego użytku wprowadzanych pierwotnie do obrotu pod znakiem towarowym przez uprawnionego z tytułu rejestracji.

Zdjęcie główne: grimmplatten \ pixabay.com

ryszard-skubisz-box

Prof. Ryszard Skubisz

Rzecznik patentowy, radca prawny

PROF. RYSZARD SKUBISZ
RZECZNIK PATENTOWY, RADCA PRAWNY

Profesor prawa, wykładowca uniwersytecki oraz autor wielu publikacji i książek z zakresu znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawa spółek i prawa europejskiego. Prowadząc praktykę prawną w dziedzinie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji doradzał i reprezentował największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Jest uprawniony do reprezentowania i reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych z prawa cywilnego, handlowego, europejskiego i własności przemysłowej opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu pozycji książkowych.

Blog / Polecane / Znaki towarowe | 20/12/2022
media-g87fede95f_1920

Ikonki jako znaki towarowe

Wraz z rozpowszechnieniem systemów operacyjnych zawierających graficzny interfejs użytkownika (tzw. GUI, ang. graphical user interface, np. Windows lub MacOS) przyzwyczajaliśmy się do obecności ikonek, które pozwalają nam uruchomić określoną funkcję w systemie (np. ikona napędu CD, ikona kosza). Umożliwiają one użytkownikowi odróżnienie formatów plików (ikona dokumentów DOC, ikona plików PDF czy ikona arkuszy kalkulacyjnych XLS), ale również pozwalają na uruchomienie aplikacji lub gry komputerowej. Początkowo niewielkie bitmapy o wymiarach 16x16 pikseli rozrosły się do większych, wyraźniejszych grafik, które pozwalają szybko odróżnić jedną aplikację od drugiej, tak aby nawet przy dużym bałaganie na pulpicie (biurku) można było odnaleźć tą jedną, której poszukujemy. Na podstawie własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że na każdym komputerze, w ciągu chwili jestem w stanie znaleźć tarczę, która jest powiązana z grą komputerową Heroes of Might and Magic III - .

Od wielu lat jesteśmy zatem przyzwyczajani do ikonek. Oznaczenia te z czasem zaczęły pełnić funkcję odróżniającą towarów czy usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy (a dokładnie towarów lub usług oferowanych/reklamowanych przez różne aplikacje). Wraz ze wzrostem popularności mobilnych systemów operacyjnych i dostępnych w nich sklepów z aplikacjami i grami (Google Play, Microsoft Store, AppStore, Steam) wzrosła a rola ikonek. W przepastnych bazach sklepów z oprogramowaniem możemy bowiem znaleźć prawie 3 miliony pozycji do wyboru[1], które są odróżniane za pomocą dużych ikonek. Ikonki te zajmują więcej miejsca niż sama nazwa aplikacji. Co więcej ikonki zaczęły „żyć własnym życiem” ponieważ są także używane jako elementy odróżniające (wręcz loga) w przekazach reklamowych i marketingowych właścicieli aplikacji.

2

Źródło: https://play.google.com/store/apps

Dobry dobór ikony może wpływać na znacznie większą konwersję i rozpoznawalność aplikacji lub usługi. Badania wskazują, że dobra ikonka może zwiększyć częstość pobrania oprogramowania nawet o 560%[2]! Dodatkowo szersze wykorzystanie mediów społecznościowych w przestrzeni publicznej i obecność w wielu miejscach np. sygnetów logotypów Facebooka, Instagrama, Twittera, Google, Apple - stanowiących graficzne znaki towarowe - spowodowały wzrost znaczenia ikon jako oznaczeń, które należy chronić prawnie.

3

Źródło: https://www.otwarte.com.pl/pl/portfolio/goodie/

4

Źródło: https://www.facebook.com

DLACZEGO WARTO ZAREJESTROWAĆ IKONĘ JAKO ZNAK TOWAROWY?

Dla większości osób znaki towarowe kojarzą się głównie z oznaczeniami słownymi lub słowno-graficznymi, które urzeczywistniają się w formie logotypów nakładanych na konkretne towary (opakowania tych towarów). Często logotypy te składają się z dwóch części – sygnetu (czyli charakterystycznej grafiki) oraz stylizowanego napisu. Należy jednak pamiętać, że znaki towarowe nie ograniczają się wyłącznie do tych dwóch rodzajów.

5

Źródło: https://www.nlogo.pl/wiedza/logo-logotyp-i-sygnet-na-czym-polegaja-roznice

Niewątpliwie dużą grupą oznaczeń są również znaki wyłącznie graficzne. Bardzo często będzie to po prostu sam sygnet logotypu, który w wielu przypadkach pełni właśnie również funkcję ikony, którą umieszcza się jako ikona strony internetowej czy jako obrazek wyróżniający w mediach społecznościowych. Wydaje się, że istotną rolą ikon jest bowiem zwiększenie rozpoznawalności i kojarzenia marki właśnie w świecie wirtualnym.

6

Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/owners/486860

Decydując się na rejestrację ikony jako znaku towarowego zyskujemy znaczącą przewagę konkurencyjną, bowiem dzięki rejestracji korzystamy z ochrony prawnej wobec podmiotów, które oznaczają lub chciałyby oznaczać identycznymi lub podobnymi grafikami swoje aplikacje i usługi. Ma to o tyle duże znaczenie, iż nawet jeżeli prowadzimy sprzedaż towarów lub usług niepowiązanych z oprogramowaniem komputerowym lub usługami internetowymi, to jednak w pewnej perspektywie czasowej konieczne stanie się zapewne stworzenie własnej aplikacji prezentującej naszą ofertę. Zwłaszcza w dobie coraz łatwiejszego tworzenia aplikacji mobilnych, gdzie za pomocą kilku kliknięć możemy przystosować naszą stronę internetową, aby pełniła funkcję aplikacji mobilnej (PWA – ang. Progressive Web Application), zaimplementowana na stronie ikonka pojawi się na urządzeniach mobilnych jako aplikacja mobilna.

Należy również pamiętać, że posiadając ikonkę zarejestrowaną jako znak towarowy znacznie szybciej będziemy mogli zablokować niechcianą aplikację, która próbuje się podszyć pod nasze oprogramowanie lub usługę. W szczególności dzięki formularzom do zgłaszania tego typu zdarzeń, które w sposób częściowo zautomatyzowany badają zasadność wniosku.

CO ZROBIĆ, ABY ZGŁOSIĆ IKONKĘ JAKO ZNAK TOWAROWY?

Procedura zgłoszenia ikony jako znaku towarowego jest identyczna, jak w przypadku innych oznaczeń (np. słownego znaku towarowego czy słowno-graficznego znaku towarowego).

Proces zgłoszenia ikonki jako znaku towarowego należy rozpocząć od przeprowadzenia badania na czystość, aby ustalić czy nikt inny w międzyczasie nie uzyskał prawa na identyczną lub podobną ikonę.

Jeżeli ikona nie została jeszcze przygotowana przez grafików, należy rozpocząć pracę nad jej formą graficzną. Na tym etapie najlepiej sprawdza się współpraca grafików oraz prawników z kancelarii prawno-patentowej wyspecjalizowanej w znakach towarowych, którzy mogą weryfikować na bieżąco czy dana propozycja spełnia wymogi prawne i jaką ma szansę na skuteczną rejestrację.

Podczas przygotowywania ikony, z myślą o docelowej rejestracji jako znaku towarowego należy szczególny nacisk położyć na stworzenie dystynktywnego elementu, który nie będzie opisowy. Należy również wybrać kolor, który wprost nie będzie kojarzyć się z innymi renomowanymi oznaczeniami, a przede wszystkim taki który nie będzie odnosił się do pozostałych oznaczeń (ikonek) wykorzystywanych w obrocie gospodarczym dla podobnych towarów czy usług. Bardzo często chęć rejestracji ikony jako znaku towarowego jest dobrym momentem na ewentualne odświeżenie identyfikacji wizualnej marki i przeprowadzenie liftingu marki lub wręcz rebrandingu.

PODSUMOWANIE

Niewątpliwie ikony stanowią obecnie istotny identyfikator marki, który pozwala na odróżnienie nie tylko samych aplikacji, ale również, towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług drugiego. Ikony towarzyszą nam w wielu sytuacjach i są coraz chętniej wykorzystywane zwłaszcza w marketingu, gdzie stanowią graficzną formę identyfikacji podmiotu. Można wręcz twierdzić, że jest to forma przyjemniejsza i łatwiejsza w komunikacji w porównaniu z długimi i ciężkimi do zapamiętania nazwami. Ogólny trend, gdzie zamiast wiadomości SMS wysyłamy głosówki lub korzystamy z emoji powoduje, że nieuchronną staje się konieczność uproszczenia również tej formy komunikacji i stworzenia rozpoznawalnych ikonek, za pomocą których marka będzie wyróżniać się na rynku. Przedsiębiorcy, którzy dostatecznie szybko tę zależność zauważą, zdobędą zapewne istotną przewagę konkurencyjną i wzmocnią ochronę oznaczeń używanych w obrocie.

[1] https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/
[2] https://splitmetrics.com/blog/good-app-store-conversion-rate/
Źrodło ikonki wpisu: https://pixabay.com

cezary-zapala-box

Cezary Zapała

Aplikant rzecznikowski

CEZARY ZAPAŁA
APLIKANT RZECZNIKOWSKI, ADMINISTRATOR PORTFOLIO ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Aplikant rzecznikowski, administrator portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych Klientów Kancelarii. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa nowych technologii oraz prawa rolnego. Uczestnik, prelegent oraz koordynator wielu konferencji oraz szkoleń. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa rolnego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.

Blog / Polecane / Znaki towarowe | 30/11/2022
zabezpieczenie-roszczen

Suma przymusowa a grzywna – optymalny środek przymusu w egzekucji świadczeń niepieniężnych

Zgodnie z art. 7562 § 1 pkt 1 k.p.c. uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania, sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Z § 2 tego przepisu wynika zaś, że w takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 10501 i art. 10511 k.p.c.

W praktyce przytoczone unormowania stosowane są często przy zabezpieczeniu roszczeń o zaniechanie naruszeń praw własności przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych, jak też zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. W sprawach tych chodzi bowiem często o niezwłoczne przerwanie bezprawnych działań naruszających prawo powoda lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji. Cel ten można osiągnąć uzyskując zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszeń praw powoda (w postępowaniu zabezpieczającym zwanego „uprawnionym”) lub działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji przez adresowany do naruszyciela (tzw. „obowiązanego”) sądowy zakaz określonych działań albo nawet nakaz podjęcia przez niego określonych czynności usuwających stan stanowiący naruszenie praw podmiotowych uprawnionego. Mowa jest o zakazach lub nakazach o prowizorycznym (tymczasowym) charakterze, przewidzianych na czas do definitywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Według art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., w przypadku zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, a taki właśnie charakter ma roszczenia o zaniechanie bezprawnych działań, sąd może w szczególności unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. Unormowanie takie może polegać między innymi właśnie na ustanowieniu przez sąd określonych zakazów albo nakazów. Środkiem wymuszającym na naruszycielu (obowiązanym) podporządkowanie się zakazom lub nakazom określonym w postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia może być wspomniane wyżej zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązku. Ową sumę zwykło się w piśmiennictwie określać mianem „sumy przymusowej”. Ewentualność nakazania przez sąd jej zapłaty przez obowiązanego w razie niewykonania przez niego obowiązku pełni rolę swoistego środka przymusu. Suma ta przypada uprawnionemu.

Artykuł 7562 § 1 pkt 1 k.p.c. ustanawiający możliwość stosowania sumy przymusowej w celu wymuszenia wykonania obowiązanego obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia przez unormowanie stosunków między stronami wszedł w życie w dniu 3 maja 2012 r. W tym samym dniu weszły w życie przepisy art. 10501 i art. 10511 k.p.c., które dopuszczają możliwość stosowania sumy przymusowej jako środka przymusu w egzekucji czynności, której inna osoba wykonać za dłużnika nie może (czynności niezastępowalnej) oraz w egzekucji zaniechania przez dłużnika pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela. Przepisy te nawiązują do znanej w systemie prawa romańskiego (Francja, Belgia) instytucji astreinte. Tradycyjne polskie rozwiązania nawiązują natomiast do wzorców niemieckich i austriackich, w których środkiem przymusu egzekucyjnego jest grzywna z zamianą na areszt na wypadek niezapłacenia. Grzywna jako środek przymusu egzekucji świadczeń niepieniężnych była przewidziana w dawnym kodeksie postępowania cywilnego (art. 837 i art. 838). W obowiązującym kodeksie postępowania cywilnego grzywna z zamianą na areszt jest przewidziane w egzekucji czynności niezastępowalnych (art. 1050 k.p.c.) oraz w egzekucji zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela (art. 1051 k.p.c.). Grzywna taka stanowi przychód Skarbu Państwa.

W obecnym stanie prawnym grzywna oraz suma przymusowa współistnieją w prawie polskim jako dwa różne środki przymusu znajdujące zastosowanie w takich samych sytuacjach. Zauważyć wszakże można, że ustawodawca traktuje grzywnę jako „zasadniczy” środek przymusu, skoro w art. 10501 § 1 oraz art. 10511 § 1 k.p.c. stwierdza, że nakaz zapłaty przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej może być zastosowany „na wniosek wierzyciela” odpowiednio zamiast „zagrożenia grzywną” albo zamiast „nałożenia grzywny”.

Okoliczność, że suma przymusowa przypada wierzycielowi, a grzywna stanowi przychód Skarbu Państwa sprawia zaś, że to suma przymusowa dominuje w praktyce grzywną, która zdaje się tracić większe znaczenie. Wierzyciele bowiem najczęściej wnioskują o zastosowanie sumy przymusowej jako środka przymusu egzekucyjnego. Bywa, że korzyści finansowe uzyskane z tego tytułu spychają na dalszy plan zasadniczy cel w postaci wymuszenia na dłużniku podporządkowanie się treści orzeczenia sądu.

Różnice pomiędzy sumą przymusową i grzywną nie sprowadzają się tylko do tego, komu przypadają kwoty z tytułu grzywny oraz z tytułu sumy pieniężnej. Istotna odmienność polega także na tym, że w razie niezapłacenia przez dłużnika grzywny orzeka się w stosunku do niego zamienny areszt (licząc jeden dzień aresztu od pięćdziesięciu do tysiąca pięciuset złotych grzywny – art. 1053 § 1 k.p.c.), natomiast niezapłaconą dobrowolnie sumę przymusową egzekwuje się według przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych. Istotne jest również to, że wysokość grzywny jest ograniczona. W jednym bowiem postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne, natomiast ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych (art. 1052 k.p.c. danie pierwsze i drugie). Takie ograniczenia co do wysokości sumy przymusowej nie istnieją. Wreszcie, w razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu (art. 1052 k.p.c. zdanie trzecie). W analogicznej sytuacji obowiązek zapłaty sumy przymusowej nie podlega umorzeniu i nadal może być ona egzekwowana. Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku sumy przymusowej duże większe znaczenie ma aspekt „finansowo-przychodowy” tego środka przymusu.

Według art. 10501 § 4 oraz art. 10511 § 3 w związku z art. 10501 § 4 k.p.c., określając wysokość sumy pieniężnej sąd powinien uwzględnić interesy stron w takiej mierze, aby zapewnić wykonalność obowiązku określonego w tytule wykonawczym, a dłużnika nie obciążać ponad potrzebę. Jest to kwestia o charakterze ocennym, która stwarza potencjalne ryzyko nieuzasadnionych rozstrzygnięć. Pożądane byłoby zatem wprowadzenie tu pewnych ograniczeń ustawowych na wzór tych, które odnoszą się do wysokości grzywny.

Podkreślić należy, że wprowadzając przepisy o sumie przymusowej jako drugim obok grzywny środku przymusu w egzekucji świadczeń niepieniężnych, ustawodawca zakładał, że „współistnienie” tych środków będzie miało przejściowy charakter. Po sprawdzeniu, jak suma przymusowa funkcjonuje w praktyce miał nastąpić wybór jednego z tych środków. Niestety w związku z rozwiązaniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w grudniu 2015 r. doszło do przerwania ciągłości prac legislacyjnych. W rezultacie, pomimo upływu 10 lat, suma przymusowa oraz grzywna nadal istnieją obok siebie. Stan ten wymaga ingerencji ustawodawcy.

andrzej-jakubecki-box

Prof. Andrzej Jakubecki

Of Counsel

PROF. ANDRZEJ JAKUBECKI
OF COUNSEL

Of Counsel, profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa handlowego i międzynarodowego prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu polskim i zagranicznym spółkom w zakresie prowadzenia sporów przed krajowymi sądami, postępowań arbitrażowych, a także postępowań upadłościowych. W latach 1999-2002 uczestniczył w pracach Zespołu Problemowego Postępowania Upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej RP przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2002 do 2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Blog / Polecane | 21/11/2022
pexels-karolina-grabowska-5207615

Towary wirtualne i NFT – najnowsze wytyczne EUIPO dot. klasyfikacji

Kilka miesięcy temu na naszym blogu pisaliśmy o tym, jakie konsekwencje w sferze prawa znaków towarowych niesie za sobą pojawienie się tzw. „metaverse”, a więc wirtualnej rzeczywistości. Zastanawialiśmy się głównie nad tym, w jaki sposób urzędy dokonujące rejestracji znaków towarowych poradzą sobie z klasyfikacją towarów wirtualnych. I oto Urząd Własności Intelektualnej UE (EUIPO) odpowiedział nam na to pytanie.

Rozważania na temat klasyfikacji towarów wirtualnych takich jak wirtualne obuwie, wirtualne książki, wirtualne ubrania, były jednym z tematów konferencji organizowanej przez EUIPO w dniach 7-8 lipca 2022 – „IP Case Law Conference”, w której prawnicy z naszej Kancelarii mieli przyjemność uczestniczyć. Na jednym z paneli zostało przedstawione oficjalne i wyczekiwane stanowisko EUIPO w tej kwestii, zgodnie z którym towary wirtualne oraz NFT należy klasyfikować w klasie 9 Klasyfikacji nicejskiej, a więc w klasie obejmującej m. in. sprzęt komputerowy i elektroniczny. Usługi związane z dobrami wirtualnymi i NFT będą klasyfikowane zgodnie z dotychczas ustalonymi zasadami klasyfikacji usług. Stanowisko EUIPO ma zostać ujęte w najnowszym wydaniu „Wytycznych nt. znaków towarowych i wzorów”, które ma się ukazać w 2023 roku (obecnie jest na etapie konsultacji).

Wydanie przez EUIPO wstępnych wytycznych z pewnością ułatwi przedsiębiorcom zgłaszanie znaków towarowych, a urzędom rozpatrywanie podań, niemniej jednak nasuwa się pytanie, czy taki sposób klasyfikacji jest wystarczający? Co więcej, czy zasadne jest w ogóle zgłaszanie znaków dla towarów wirtualnych? Zacznijmy może od pytania drugiego.

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy dokonują rejestracji swoich oznaczeń głównie celem zapewnienia sobie wyłączności korzystania z danego znaku towarowego. Dla konkretnego towaru lub usługi. W przypadku dokonania zgłoszenia znaku podobnego lub identycznego z oznaczeniem chronionym, jego właściciel (przedsiębiorca) powinien złożyć sprzeciw i uniemożliwić rejestrację kolidującego znaku (bądź wniosek o unieważnienie, jeśli kolidujący znak został już zarejestrowany).  Opierając sprzeciw na tzw. niebezpieczeństwie wprowadzenia konsumenta w błąd lub na naruszeniu renomy wcześniejszego znaku towarowego, wnoszący sprzeciw musi wykazać, że została spełniona przesłanka podobieństwa towarów i/lub usług ujętych w wykazach porównywanych oznaczeń.

Dokonując porównania towarów i usług bierze się pod uwagę kryteria takie jak charakter, przeznaczenie, sposób użycia, charakter uzupełniający, charakter konkurencyjny, sieć dystrybucji, właściwy krąg odbiorców, typowe pochodzenie (producent/usługodawca)[1]. Uwzględnia się również okoliczność, czy dany towar zawiera się w ogólnej kategorii, jaką jest drugi towar np. „czekolada” będzie identyczna z „wyrobami cukierniczymi”, gdyż czekolada jest przykładem wyrobu cukierniczego. Tak samo „obuwie” i „buty sportowe”. Pojawia się natomiast wątpliwość, co w przypadku towarów wirtualnych? Można by analogicznie przyjąć, że „buty wirtualne” są co najmniej podobne do „butów” rozumianych jako buty i wirtualne i rzeczywiste. Wtedy nie byłoby konieczności zgłaszania towarów wirtualnych w klasie 9 (co wiąże się z dodatkowymi kosztami, gdyż opłata za zgłoszenie jest uzależniona od liczby klas). Z kolei, gdyby przyjąć, że buty dotychczas ujęte w klasie 25 rozumiane są jako „buty rzeczywiste”, to należy się zastanowić, jaki stopień podobieństwa (i czy w ogóle) występuje między towarami wirtualnymi i rzeczywistymi? Pomocne mogą się okazać wspomniane wyżej kryteria dokonywania oceny podobieństwa.

Zacznijmy od kryterium typowego pochodzenia. Nie tak dawno Nike – znany na świecie producent obuwia sportowego, sprzedał po raz pierwszy wirtualne sneakersy w postaci NFT. Pokazuje to, że bez wątpienia częstym przypadkiem będzie oferowanie towarów rzeczywistych jak i ich odpowiedników wirtualnych przez tych samych przedsiębiorców. Stosując to kryterium najpewniej dojdziemy do wniosku, że między przeciwstawianymi towarami zachodzi stosunek podobieństwa.

Trudności pojawiają się przy kolejnych kryteriach, kiedy wnioski nie są tak ewidentne. Oceniając charakter towaru, jego przeznaczenie czy sposób użycia można wywieść, że to podobieństwo nie jest już takie oczywiste, bowiem, bazując dalej na przykładzie butów, zarówno buty wirtualne jak i rzeczywiste służą ubraniu się, jednak raz ubraniu osoby a raz jej awatara (postaci wirtualnej). Czy przeznaczenie i sposób użycia jest więc tożsamy? Zdania mogą być podzielone. Co do charakteru, wspólnym mianownikiem porównywanych dóbr jest niewątpliwie to, iż w obydwu przypadkach są to „buty”. Kierując się dotychczas wypracowaną praktyką, można by uznać, że charakter przemawia za podobieństwem tych towarów. Jednakże można również przyjąć, że właściwością butów wirtualnych jest ich nierzeczywisty charakter a butów rzeczywistych ich namacalność. Wtedy wnioski będą odmienne. Na obecnym etapie trudno powiedzieć, jaki kierunek przyjmie orzecznictwo.

Zastosowanie kryterium sieci dystrybucji będzie raczej przemawiać za brakiem podobieństwa przeciwstawianych towarów, gdyż inaczej będą oferowane buty rzeczywiste – w sklepie stacjonarnym czy online, a inaczej wirtualne – w świecie Metaverse. Należy jednak pamiętać, że przy dokonywaniu oceny podobieństwa towarów i usług, nie jest konieczne wykazanie podobieństwa z uwzględnieniem wszystkich wspomnianych kryteriów.

Praktyka urzędów ds. własności intelektualnej pokaże w najbliższym czasie, w jakim kierunku pójdzie dokonywanie oceny podobieństwa towarów wirtualnych i tych dotychczas ujętych w rejestrach oraz, czy na potrzeby klasyfikacji towarów wirtualnych powstanie nowa klasa towarów i usług. Do tego czasu wszelkie towary wirtualne, zgodnie z wytycznymi EUIPO, należy klasyfikować w klasie 9 Klasyfikacji nicejskiej.

Link do oficjalnego komunikatu EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse

[1] https://guidelines.euipo.europa.eu/1923135/1867020/wytyczne-dot--znakow-towarowych/3-2-poszczegolne-kryteria-podobie%C5%84stwa

anna-grzywacz-box

Anna Grzywacz

Aplikant radcowski

ANNA GRZYWACZ
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki – prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studiowała również na Uniwersytecie w Barcelonie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jak i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.

Blog / Polecane / Zgłoszenia \ rejestracje / Znaki towarowe | 01/08/2022
pexels-vindhya-chandrasekharan-7246397

UOKiK nakłada na Kaufland karę. Sieć sklepów zapłaci 140 mln zł?

Pod koniec grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, w których stwierdził naruszenie przepisów prawnych. Pierwsza dotyczyła stosowania przez Kaufland praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową względem swoich kontrahentów [1]. Z kolei w drugiej decyzji zostały stwierdzone nieprawidłowości polegające na wprowadzeniu konsumentów w błąd co do pochodzenia geograficznego warzyw oferowanych w sklepach sieci Kaufland [2]. Wysokość kar nałożonych w obydwu decyzjach wynosi łącznie niecałe 140 mln zł. Na mocy pierwszej decyzji Kaufland został zobowiązany do zapłaty ok. 124 mln zł. W drugiej decyzji Prezes Urzędu wymierzył karę w wysokości ok. 13 mln zł.

I DECYZJA

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających Prezes UOKiK stwierdził, że sieć sklepów Kaufland naruszyła przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2262). Zdaniem Prezesa UOKiK stosowanie praktyk nieuczciwe wykorzystujących przewagę kontaktową polegała na zawieraniu z kontrahentami z branży rolno-spożywczej umów handlowych określających warunki współpracy na dany rok już po jego rozpoczęciu. W konsekwencji ostateczna treść praw i obowiązków między stronami kształtowała się w trakcie realizacji zamówień przez sieć. Innymi słowy, dostawca nie posiadał wiedzy na temat ostatecznych warunków współpracy na dzień rozpoczęcia danego roku. Nowe kontrakty często zawierały dodatkowe opłaty dotychczas nieprzewidziane w umowie.

Ponadto Kaufland bez porozumień z dostawcami pobierał wraz z końcem okresu rozliczeniowego dodatkowe rabaty, które nie były przewidziane przed podpisaniem nowej umowy. Kontrahenci nie posiadali wiedzy na temat tego, czy sieć będzie pobierała rabaty, a jeżeli tak- to w jakiej będą one wysokości.

Skalę nieuczciwych działań Kaufland przedstawiają następujące dane. Sieć negocjowała umowy po rozpoczęciu roku z ponad 800 dostawcami z branży rolno-spożywczej. W stosunku do 72 kontrahentów zostały wprowadzone rabaty lub podwyższono rabaty już obowiązujące na kwotę ok. 37 mln zł. Wsteczne rabaty Kaufland uzyskał od 176 dostawców na kwotę ponad 30 mln zł.

II DECYZJA

W drugiej decyzji Prezes UOKiK stwierdził, że sieć sklepów dopuściła się naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275) polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do pochodzenia geograficznego warzyw oferowanych w sklepach. Wprowadzenie w błąd, zdaniem Prezesa UOKiK, polegało na zamieszczaniu nieprawdziwych informacji o kraju pochodzenia danego produktu na wywieszkach cenowych.

 W sklepach sieci Kaufland warzywa oraz owoce są oferowane na stoiskach warzywnych, gdzie są wystawiane w opakowaniach, w których dostarczono je do sklepów, np. skrzynkach czy pudełkach kartonowych. Produkty, które nie trafiają do sklepu zapakowane w powyższy sposób są sprzedawane luzem bądź na sztuki, ewentualnie w opakowaniach jednostkowych.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej (m.in. w Jeleniej Górze, Nowej Soli, Dębicy, Tychach, Końskich, Koninie, Zielonej Górze, Gdańsku, Warszawie czy Koszalinie) wykazano liczne nieprawidłowości związane ze stosowaniem geograficznych oznaczeń pochodzenia warzyw i owoców. Skontrolowano wybrane kategorie warzyw, m.in. ziemniaki, paprykę, cebulę, czosnek, kapustę, pietruszkę, marchew, seler, jabłka, pomidory, ogórki. Kontrole miały dotyczyć produktów deklarowanych jako polskie.

Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych w I kwartale 2020 r. wykazały, że na 21 skontrolowanych sklepów w 9 z nich wykryto nieprawidłowości. Oznacza to, że w ok. 43% skontrolowanych w tamtym okresie sklepów doszło do nieprawidłowego oznaczenia geograficznego pochodzenia produktów. W II kwartale 2020 r. odsetek placówek, w których dochodziło do błędnego oznaczenia kraju pochodzenia, był niższy i wynosił ok.28% (w 5 sklepach na 18 wykryto błędne oznaczenie kraju pochodzenia).

Przykładowo w sklepie Kaufland w Koninie na etykiecie opakowania zbiorczego papryki czerwonej sprzedawanej luzem jako kraj pochodzenia widniała Hiszpania, a na wywieszce w sklepie wskazana była Polska. Podobnie było w Dębicy, gdzie na etykiecie opakowania zbiorczego cebuli żółtej pakowanej luzem jako kraj pochodzenia oznaczono Niemcy, natomiast na wywieszce zawarto informację, że cebula pochodzi z Polski. Niewłaściwy kraj pochodzenia został ujawniony również w jednym z sieci sklepów Kaufland w Warszawie. Tam z kolej w sposób niewłaściwy oznaczono partię marchwi oferowanej na sztuki. Etykieta opakowania zbiorczego wskazywała na, że marchew pochodzi z Włoch, a na wywieszce zawarto informację, że krajem pochodzenia jest Polska.

KARA ORAZ PONOWNA KONTROLA

Według przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu może nałożyć karę na przedsiębiorcę w wysokości nie niższej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca, choćby nieumyślnie dopuścił się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Według danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary Kaufland osiągnął obrót w wysokości 11 070 787 000 zł. Maksymalna wysokość kary w tym przypadku wynosi 1 107 078 700 zł, czyli 10 % wartości obrotu. Prezes Urzędu nie zdecydował nałożyć się kary w maksymalnej wysokości.

 Wyliczenie ostatecznej kary pieniężnej, następuje na podstawie kryteriów określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Tymi czynnikami są: czas trwania, stopień, skutki rynkowe naruszenia oraz specyfika rynku. Stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia biorąc pod uwagę okoliczności odnoszące się do natury naruszenia oraz działalności przedsiębiorcy, która stanowiła przedmiot naruszenia. Kwota to stanowi tzw. kwotę bazową.

Następnie kwotę bazową można obniżyć lub podwyższyć. Obliczając ostateczną wysokość kary Prezes Urzędu uwzględnił zarówno okoliczności łagodzące jak i obciążające, które wystąpiły w tej sprawie. Katalog tych okoliczności został przedstawiony w art. 111 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (okoliczności łagodzące) oraz w art. 111 ust. 4 powyższej ustawy (okoliczności obciążające). Niewątpliwie okolicznością obciążającą Kaufland była długoletnia oraz ogólnokrajowa praktyka stosowania informacji wprowadzających konsumentów w błąd co do geograficznego oznaczenia pochodzenia. Sieć sklepów wprowadzała konsumentów w błąd przynajmniej od 17 lutego 2020 r, wtedy to została przeprowadzona pierwsza kontrola wskazująca na nieprawidłowości.

Okolicznością, która została uznana przez Prezesa Urzędu jako okoliczność łagodząca, był fakt podjęcia przez sieć działań naprawczych celem zaprzestania naruszenia. W wyniku przeprowadzonych kontroli w I i II kwartale 2020 r. Kaufland zdecydował się na wprowadzenie działań polegających na przeprowadzeniu dodatkowych, codziennych kontroli we wszystkich sklepach sieci w zakresie prawidłowego oznaczenia geograficznego pochodzenia produktów. Pracownicy sklepów wyznaczani przez menagerów zostali zobowiązani do weryfikowania informacji zamieszczanych na wywieszce cenowej z tymi, które były umieszczone na opakowaniu konkretnego produktu. Ponadto, menagerowie sklepów, w ramach dodatkowych działań co tydzień prowadzili kontrolę 20 dodatkowych partii warzyw pod kątem prawidłowego oznaczenia geograficznego pochodzenia danego produktu. Pracownicy odpowiedzialni za uzupełnienie towarów w sklepach zostali zobowiązani przez Kaufland do weryfikacji etykiet cenowych.

Jednakże, mimo podjęcia działań naprawczych, w  wyniku przeprowadzenia ponownej kontroli na początku maja 2021 r. po raz kolejny stwierdzono nieprawidłowości dotyczące błędnego oznaczenia pochodzenia geograficznego warzyw na wywieszkach cenowych. Na 32 skontrolowane sklepy w 14 spośród nich wykryto błędne informacje dotyczące kraju pochodzenia produktów. Wprowadzające w błąd oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów dotyczyły prawie połowy kontrolowanych sklepów sieci Kaufland (43.8%). Jest to wynik wyższy od tych, które zostały osiągnięte w I i II kwartale 2020 r.

Niewątpliwie kara nałożona dwoma decyzjami Prezesa UOKiK spełnia funkcję represyjną oraz prewencyjną. Stanowi ona bowiem niewątpliwie istotną dolegliwość finansową dla podmiotu, który dopuścił się naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Funkcja prewencyjna jest realizowana zarówno w odniesieniu do podmiotu naruszającego (prewencja indywidualna) jak i do innych przedsiębiorców (prewencja ogólna) mogących w przeszłości podejmować podobne nieuczciwe działania.

[1] Decyzja nr RBG- 4/2021.
[2] Decyzja nr DOZIK 15/2021.

martyna-dziekan-box

Martyna Dziekan

Aplikant radcowski

MARTYNA DZIEKAN
APLIKANT RADCOWSKI

Aplikantka radcowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych. Doświadczenie w trakcie studiów zdobywała w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS oraz będąc członkinią Prezydium Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS oraz prelegentką i współorganizatorką ogólnopolskich konferencji naukowych.

Blog / Polecane | 14/01/2022

BIURO W LUBLINIE

ul. Piastowska 31
20-610 Lublin
tel.: +48 81 524 56 50
e-mail: biuro@skubisz.pl

Regulamin serwisu | Polityka prywatności